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As tutelas de urgências previstas na Lei da Propriedade Industrial

Análise teórica acerca das tutelas cautelares e antecipatórias contidas na Lei da Propriedade Industrial, desenhando suas semelhanças e diferenças.

Direito Comercial | 09/out/2013

1. INTRODUÇÃO

Está no art. 5º, inciso XXIX, da Constituição Federal, a tutela dos direitos da Propriedade Industrial, sendo que dispõe o dispositivo constitucional: “a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País”.

Já a Lei n. 9.279, de 1996, trouxe em seu artigo 2º princípios importantes como a proteção do interesse social, a necessidade do desenvolvimento econômico e social, a repressão à concorrência desleal e o deferimento de exclusividade de uso de inventos. Quer dizer, a lei não previu apenas direitos, mas também mecanismos para impor sua verificação no plano concreto, verdadeiras tutelas específicas. A previsão legal de mecanismos para ver eficazmente tutelado o direito previsto na lei encontra respaldo constitucional (art. 5º, inciso XXXV), que é valiosa contribuição para satisfazer a necessidade de eficiência e tempestividade da tutela jurisdicional.

Contudo, não é o objetivo do presente trabalho analisar o riquíssimo e instigante direito material que envolve a Lei de Propriedade Industrial, mas sim analisar a real natureza das tutelas de urgência contidas naquela lei.

2. Características gerais da tutela cautelar

Há algumas situações que não devem fugir da percepção dos operadores do direito. Uma dessas situações é o efeito nefasto que o tempo, como agente deteriorador da situação jurídica, causa nos conflitos levados ao Poder Judiciário.

Não obstante exista, desde longa data, no ordenamento jurídico brasileiro sistematização das medidas cautelares (Livro III, do Código de Processo Civil), é certo que o tempo continua sendo íntimo inimigo da tutela jurisdicional, de modo a Constituição Federal cercou-se de salutares cautelas com vistas a garantir um processo justo (art. 5º, incisos XXXV, LIV e LV).

Em que pesem as opiniões em contrário, o processo cautelar tem como escopo a tutela do processo, já que o direito material alegado na ação cautelar poderá ou não ser reconhecido no processo principal pelo juiz.

Inobstante, necessário analisar as características da ação cautelar. A primeira dessas características é a instrumentalidade. O provimento jurisdicional cautelar possui fim próprio de assegurar resultado de qualidade do processo principal. Nessa esteira, é conhecida lição de Francesco Carnelutti que dizia que o processo principal serve a tutela do direito, o processo cautelar serve à tutela do processo. Quando a medida cautelar tem, em menos intensidade, o requisito da instrumentalidade, há a polêmica (e data máxima vênia inexistente) hipótese de cautelar satisfativa, como é o caso da busca e apreensão de menores e de ação cautelar de exibição de documentos e coisas, entre outras.

A segunda dessas características do processo cautelar é a provisoriedade.  Se o processo cautelar é instrumento a serviço da efetividade processual, nada mais saudável do que, desaparecida a situação que põe em perigo o processo principal, cesse a medida cautelar. De acordo com Humberto Theodoro Júnior, a cautelar já surge com previsão de ser encerrada, trocando a medida acautelatória por medida definitiva no processo principal.

A medida cautelar ainda tem como característica a revogabilidade, pois a sentença cautelar não transita em julgado, podendo ser revista pelo magistrado por meio de decisão fundamentada (art. 128, do CPC). Isso não significa, contudo, que as decisões cautelares, na posição de Cândido Rangel Dinamarco, sejam totalmente desprovidas de qualquer imunização. De todo modo, a revogabilidade da medida cautelar é necessária, no caso de desaparecimento do periculum in mora.

Por fim, a última das características do processo cautelar é a autonomia. Seria, portanto, o processo cautelar um tertium genus diante da existência de dois outros tipos de tutela jurisdicionais, quais sejam, a cognição e a execução (SCARPINELLA BUENO, Cassio. Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, vol. 4, p. 176/177).

2.1. Dos requisitos específicos das medidas cautelares

O processo cautelar não dispensa o requerente de demonstrar, in status assertionis, a presença de legitimidade ad causam, interesse jurídico e possibilidade jurídica do pedido (CPC, art. 267, inciso VI). De igual modo, necessária a presença dos pressupostos processuais. Sem embargo dos requisitos supra, para acesso ao processo previsto no Livro III, do CPC, o demandante deverá ainda demonstrar a existência de dois outros elementos, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora.

O fumus boni iuris pode ser definido como a plausibilidade de existência do direito invocado e a provável existência de direito a ser tutelado no processo principal. Trata-se de requisito que marca de certo modo as tutelas cautelares. Com efeito, necessário esclarecer que a cognição cautelar deverá ser feita com olhos voltados para a probabilidade.

Trazer requisito de cognição exauriente para o processo cautelar significaria desvirtuar o próprio instituto, forçando o demandante prover o juízo com as mesmas provas que seriam requisitadas no processo principal, bem como o forçando a arcar com a demora do procedimento probatório em contraditório. Necessita por isso mesmo de prova menos robusta do que aquela requerida pela medida prevista no art. 273, do CPC.

O segundo requisito específico para que o requerente tenha direito à tutela cautelar é o periculum in mora, o qual nas palavras de OVIDIO BATISTA seria a existência de um “estado perigoso, capaz de ameaçar seriamente a incolumidade de um determinado direito da parte, seja por ato voluntário da outra parte, seja em decorrência até mesmo de ato de terceiro ou de algum fato natural” (.OVÍDIO BATISTA. Op. cit., p. 309)

Excetuado o que fora dito nas linhas anteriores, trata-se de requisito contido no art. 798, do CPC, o qual deverá ser verificado nos autos de forma objetiva, vale dizer, não basta que o requerente demonstre apenas temor subjetivo de que o dano ocorra, mas sim deverá trazer elementos suficientes para comprovar num juízo de cognição sumária que o dano é grave e, ao mesmo tempo, de irreparável ou de difícil reparação.

3. Antecipação dos efeitos da tutela: características gerais

A tutela antecipada foi criada com vistas a tornar efetivo o acesso à justiça previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição, pois, como já referido acima, o atual estágio das relações sociais não mais comporta o acesso pelo acesso, vale dizer, é necessária qualificação da tutela jurisdicional para proporcionar oportunidade de verdadeira realização da justiça social.

Sua previsão está nos arts. 273, 461 e 461-A, do Código de Processo Civil e depende de requerimento da parte, estando o magistrado adstrito ao pedido nos exatos termos do quanto discutido na doutrina em relação ao princípio dispositivo, não havendo espaço para discricionariedade.

Caminhando no assunto temos que no caput do art. 273, do CPC, estão contidos os pressupostos para a concessão da tutela antecipada. Tratam-se de requisitos a serem verificados em todas as hipóteses de antecipação previstas no Código de Processo Civil, com exceção daquela prevista no parágrafo sexto do referido dispositivo. São eles: prova inequívoca e verossimilhança das alegações.

A prova inequívoca do direito alegado, conforme conhecida lição encontrada na doutrina, é mais robusta que o fumus boni iuris e conduz ao juízo de quase certeza do magistrado. Contudo, como o conceito de “quase certeza” é extremamente vago, melhor seria dizer que tal prova é aquela que levaria o magistrado a vislumbrar a presença do requisito legal, deferindo prudentemente a medida de forma fundamentada.

Em algumas hipóteses, a lei condiciona o deferimento da medida à prova tarifada de certas situações, como é o caso da propriedade de bem imóvel, da propriedade das marcas e patentes. Portanto, nesses casos, a prova inequívoca deverá passar, necessariamente, pela comprovação de certa situação jurídica perante o registro de imóveis ou perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, conforme os exemplos citados acima.

Em outras hipóteses, a prova inequívoca seguirá a regra prevista no art. 332, do CPC.

Já a verossimilhança das alegações trata da percepção do magistrado sobre a alegação do requerente acerca da existência do perigo de dano ou de abuso de defesa por parte do réu. Muitas vezes, no que concerne ao perigo de dano, a verossimilhança das alegações prescinde de prova concreta, uma vez que é de conhecimento geral que, se verificada a prova inequívoca do direito alegado, o perigo de dano é presumível.

Fora a disposição do caput, do art. 273, do CPC, necessário, ainda, analisar a disposição dos demais incisos e parágrafos.

O inciso I, do art. 273, trata-se da hipótese mais usual de antecipação dos efeitos da tutela, pelo qual o autor deverá provar o “perigo da demora” bem como apontar os requisitos contidos no caput do artigo 273, do CPC. No que concerne à medida ora estudada, a hipótese é de verdadeira tutela baseada na urgência, sendo, portanto, plenamente utilizáveis as medidas de apoio contidas no § 3º, do art. 273, para seja cumprida de forma imediata a decisão judicial.

Pela hipótese do inciso II, quis o legislador ao mesmo tempo beneficiar o autor e penalizar o réu, inclusive com a possibilidade de arbitramento das multas previstas nos arts. 14, 17 e 18, do CPC, cumulativamente ou não, caso reste comprovado tratar-se de estratégia processual que configura flagrante abuso de direito de defesa.

Já a previsão do parágrafo sexto se trata de hipótese na qual é dispensada, de uma só vez, os requisitos do perigo da demora e da prova inequívoca.  Tal hipótese, pelas razões que serão demonstradas abaixo, não interessa para o presente artigo, pois não é possível por meio dela fazer a distinção objeto do presente trabalho.

Por fim, é importante que se diga que nem sempre a distinção entre cautelares e tutelas antecipadas é feita de forma tranquila pela doutrina e pela jurisprudência, fato que levou o legislador a editar a norma prevista no §7º, do art. 273, do CPC, que impõe a fungibilidade entre as tutelas cautelares e antecipatórias.

5. As tutelas de urgência previstas na Lei de Propriedade Industrial

As tutelas de urgência previstas na Lei de Propriedade Industrial, Lei n.º 9.279, de 1996, despertam certa angústia nos operadores do direito. Os artigos 56, § 2º (o juiz poderá, preventiva ou incidentalmente, determinar a suspensão dos efeitos da patente, atendidos os requisitos processuais próprios), 173, parágrafo único (o juiz poderá, nos autos da ação de nulidade, determinar liminarmente a suspensão dos efeitos do registro e do uso da marca, atendidos os requisitos processuais próprios), e 209, §§ 1º (poderá o juiz, nos autos da própria ação, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato que a enseje, antes da citação do réu, mediante, caso julgue necessário, caução em dinheiro ou garantia fidejussória) e 2º (nos casos de reprodução ou de imitação flagrante de marca registrada, o juiz poderá determinar a apreensão de todas as mercadorias, produtos, objetos, embalagens, etiquetas e outros que contenham a marca falsificada ou imitada), possuem qual natureza?

Para o oferecimento da resposta sobre a natureza das medidas de urgência previstas na Lei de Propriedade Industrial, os aspectos tratados acima se mostram relevantíssimos.

A natureza das tutelas previstas no art. 56 e 174, da LPI, é antecipatória.

Isso porque as ações previstas em citados dispositivos são ações típicas, por meio das quais o interessado requer a nulidade de uma patente (art. 56) ou a nulidade de uma marca (art. 173), ambas deferidas pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Portanto o deferimento precário da antecipação de um dos efeitos da nulidade, amolda-se à tutela antecipatória, e não cautelar.

Com efeito, para se ter acesso às providências contidas no parágrafo 2º, do art. 56, ou no parágrafo únicodo art. 174, ambos da LPI, será necessário aforar ação própria de nulidade do registro. Com efeito, partindo do pressuposto de que o pleito de suspensão liminar dos efeitos do registro e o pleito de nulidade do próprio registro deverão fazer parte da pretensão do interessado, irrecusável a existência de satisfatividade da tutela liminar.

A análise teórica feita acima, não deixa dúvidas de que a natureza dos provimentos tratados nos arts. 56, § 2º, e art. 174, parágrafo único, da LPI, é antecipatória, e não cautelar, pois se busca a proteção do processo, sendo que o provimento poderá ser requerido ao juiz a qualquer tempo, desde que presentes os requisitos do art. 273, do CPC. Trata-se de pleito meramente satisfativo.

É bem verdade que a redação do art. 56, § 2º, da LPI, prevê que a tutela de urgência lá prevista poderá ser requerida de modo preventivo ou incidental, o que dá margem para interpretação de que o legislador optou pela natureza cautelar do provimento. Contudo, é necessário refutar tal argumento, pois não é função típica do legislador determinar a natureza jurídica de determinado provimento. Tal função cabe à doutrina e à jurisprudência que podem determinar-lhe o âmbito de atuação.

Contudo, é inafastável a possibilidade de aplicação do disposto no art. 273, § 7º, do CPC, haja vista que a fungibilidade entre as tutelas antecipadas e cautelares previstas no citado dispositivo são amplamente aplicadas nas ações que tem como plano de fundo a propriedade industrial.

Necessário caminhar e analisar a hipótese do art. 209, da Lei de Propriedade Industrial. Referido dispositivo possui duas previsões de tutela de urgência, quais sejam, as dos parágrafos primeiro e segundo.

A hipótese do art. 209, parágrafo primeiro, não poderá ser analisada de forma fria e fora da casuística, pois possui caráter híbrido. Dependendo do pedido do interessado, poderá versar sobre pedido antecipatório ou sobre pedido cautelar. Para facilitar o entendimento, analisemos o dispositivo: “poderá o juiz, nos autos da própria ação, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato que a enseje, antes da citação do réu, mediante, caso julgue necessário, caução em dinheiro ou garantia fidejussória”.

É necessário dizer que, diversamente das hipóteses anteriores, o dispositivo não possui aplicação restrita às ações típicas de nulidade de marca ou de patente, podendo ser aplicado a qualquer ação judicial em que se discuta violação da propriedade industrial. Daí, porque, dependendo da situação versada nos autos, o provimento poderá ser cautelar ou antecipatório. Quer dizer, trata-se de cláusula geral colocada à disposição dos interessados para buscar, de forma ampla e afinada com os princípios contidos no art. 2º, da LPI, e no art. 5º, inciso XXIX, da Constituição Federal, a proteção da propriedade industrial.

 O provimento do § 2º, do art. 209, por outro lado, é eminentemente cautelar típico, já que prevê hipótese de busca e apreensão. Diz o dispositivo que “nos casos de reprodução ou de imitação flagrante de marca registrada, o juiz poderá determinar a apreensão de todas as mercadorias, produtos, objetos, embalagens, etiquetas e outros que contenham a marca falsificada ou imitada”.

É primordial analisar as disposições da Lei da Propriedade industrial, é necessário analisar o Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, ou Acordo TRIPS como é mais conhecido. Trata-se de tratado internacional decorrente da Rodada Uruguai, que ocasionou na criação da Organização Mundial do Comércio (OMC) em 1994.

O item 1, do art. 50, de TRIPS, traz a necessidade de celeridade e de eficácia do provimento de urgência. Trata-se de determinação já prevista na nossa Constituição Federal (art. 5º, incisos XXXV e LXXVIII), mas que merece toda nossa homenagem. Tais medidas cautelares seriam criadas para a) “evitar a ocorrência de uma violação de qualquer direito de propriedade intelectual, em especial para evitar a entrada nos canais comerciais sob sua jurisdição de bens, inclusive bens importados, imediatamente após sua liberação alfandegária”; e b) “para preservar provas relevantes relativas a uma alegada violação”.

Nota-se, portanto, que as previsões do Acordo Trips possuem natureza cautelar, estando previsto, inclusive, questões procedimentais ligadas à distribuição da demanda principal (parágrafo 6º, do art. 50, do TRIPS). Contudo, tal constatação não tem o condão de afastar as conclusões a que chegamos acima.

Havendo, no entanto, ressalvadas dúvidas sobre a natureza da medida requerida no caso concreto, poderá o magistrado valer-se do quanto dispõe o art. 273, § 7º, do CPC, sendo o caso de fungibilidade das tutelas de urgência nos termos defendidos pela doutrina dominante. Essa, a nosso ver, é importante inovação legislativa, possibilitando ao aplicador do direito, quando possível e necessário, diminuir o abismo entre as duas medidas de urgência em prol do ideal de celeridade e eficácia do provimento jurisdicional.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

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