Indeferido pedido da Natura para anulação da marca Naturaço

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) rejeitou recurso especial no qual a Natura, empresa do ramo de cosméticos, buscava a anulação da marca Naturaço, de propriedade de uma indústria de ferragens. Segundo decisão unânime do colegiado, não há possibilidade de confusão entre os nomes, tendo em vista que as marcas possuem características distintas e se referem a segmentos diferentes do mercado.

O pedido inicial de anulação foi proposto pela Natura na Justiça Federal do Rio de Janeiro. A indústria de cosméticos alegou aproveitamento parasitário e associação indevida da Naturaço com a sua marca. Ela invocou, também, a proteção ao seu reconhecimento como marca de renome junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI).

Ao julgar o caso, o Tribunal Regional Federal da Segunda Região (TRF2) negou a anulação por entender que não houve apropriação do termo Natura pela Naturaço, mas apenas a utilização do prefixo "natur" – habitual na língua portuguesa – unido ao nome "aço", matéria-prima de produtos fabricados pela indústria requerida.

Ainda de acordo com o TRF2, no momento do reconhecimento do status de marca de alto renome à Natura, o registro da marca Naturaço, embora ainda não tivesse sido concedido, já estava depositado no INPI.

Proteção destinada ao titular e ao consumidor

Por meio de recurso especial, a Natura alegou, entre outros pontos, que o INPI deveria ter levado em consideração a condição de alto renome conferido à marca, independentemente da data de depósito do pedido de registro da Naturaço.  

Relator do recurso, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino lembrou que a proteção à marca não se destina apenas ao seu titular, mas também ao consumidor e à concorrência leal no mercado de produtos e serviços. Assim, afirmou, a Lei de Proteção Industrial (LPI) concede ao titular da marca o uso exclusivo do signo, mas também limita esse direito, a fim de permitir a livre concorrência.

Segundo o relator, o risco de confusão e de associação deve ser examinado nos termos do artigo 124, inciso XIX, da Lei 9.279/1996. O dispositivo veda o registro de marca que reproduza ou imite marca alheia registrada, para distinguir produto ou serviço idêntico.

Para o ministro, a possibilidade de confusão ou de associação é condição imprescindível para o exercício do direito de uso exclusivo da marca registrada. Sobre esse ponto, entretanto, o ministro destacou que o TRF2, com base no conjunto de provas, concluiu que não havia risco de confusão ou de associação indevida entre as marcas, de forma que seria possível a convivência de ambas.

Início da proteção ao alto renome

Sanseverino também citou a jurisprudência do STJ no sentido de que a decisão administrativa que atribui o caráter de alto renome a uma marca tem efeitos apenas prospectivos. Enfatizou, porém, que, no caso dos autos, a marca Naturaço já havia sido depositada no INPI quando foi reconhecido o alto renome da Natura.

Para o relator, no caso em análise, também se mostra aplicável a posição adotada pela Terceira Turma no sentido de que, a partir da data do depósito, embora o depositante tenha mera expectativa de direito ao uso exclusivo do signo, é válido que o interessado já possa iniciar a construção da identidade da marca perante o consumidor.

"Os pedidos já depositados não podem ser atingidos por decisão que posteriormente reconhece  o alto renome de marca idêntica ou semelhante, anteriormente registrada para outro tipo de produto ou serviço, salvo, é claro, se o depositante tiver agido de má-fé", concluiu o ministro.

RECURSO ESPECIAL Nº 1893426 - RJ (2018/0232660-3)
RELATOR : MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO
RECORRENTE : NATURA COSMÉTICOS S/A
RECORRENTE : INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS NATURA
LTDA.
ADVOGADOS : ANTONIO FERRO RICCI E OUTRO(S) - SP067143
DANIEL ADENSOHN DE SOUZA - SP200120
CARLOS EDUARDO NEVES DE CARVALHO - SP147002
CARLOS EDUARDO NELLI PRINCIPE - SP343977
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
RECORRIDO : NATURACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA
ADVOGADOS : MARCELO LAPINHA E OUTRO(S) - SP104985
MARIA DO ROSARIO DE LIMA - SP052131
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL. MARCAS. AÇÃO DE NULIDADE DO REGISTRO DA MARCA
“NATURAÇO” EM RAZÃO DO REGISTRO PRÉVIO DA MARCA “NATURA”,
DE ALTO RENOME. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1º, IV E 1.022, I
E II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
CONFIGURADO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 125 DA LPI. NÃO
OCORRÊNCIA. INOPONIBILIDADE DO ALTO RENOME ÀS MARCAS JÁ
DEPOSITADAS QUANDO DE SEU RECONHECIMENTO. ALEGADA
VIOLAÇÃO DO ART. 129 DA LPI. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA. POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA ENTRE AS MARCAS. MARCA
ANTERIOR QUE NÃO FOI REPRODUZIDA. PRODUTOS E SERVIÇOS
DIFERENTES. AUSÊNCIA DE RISCO DE CONFUSÃO E DE ASSOCIAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. Inocorrência de violação dos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, I e II, do CPC quando
o acórdão recorrido soluciona integralmente a lide, julgando-a de forma clara e
suficiente e explicitando suas razões, não havendo falar em negativa de prestação
jurisdicional quando o Tribunal apenas deixa de se manifestar sobre argumentos
manifestamente irrelevantes para a solução da controvérsia.
2. A decisão administrativa do INPI, reconhecendo o alto renome de uma marca,
tem apenas efeitos prospectivos, segundo entendimento reiterado desta Terceira
Turma.
3. O alto renome de uma marca não tem o condão de atingir as marcas já
depositadas à data em que publicada a decisão administrativa que o reconheceu,
salvo se o depositante tiver agido de má-fé.
4. A regra do art. 129 da Lei de Propriedade Industrial não confere proteção
irrestrita ao titular da marca registrada, mas uma proteção limitada às situações
em que há risco de confusão ou de associação indevida entre marcas idênticas ou
semelhantes para designar produtos idênticos, semelhantes ou afins.
5. Caso concreto em que o Tribunal de origem entendeu não ter ocorrido
reprodução de marca anteriormente registrada, sendo diferentes os produtos e
serviços identificados pelas marcas em questão e, consequentemente, não havendo
risco de confusão ou de associação.
6. Impossibilidade de reexame de fatos e de prova. Súmula 7/STJ.
7. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça,
por unanimidade, negar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do(a)
Sr(a). Ministro(a) Relator(a).
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze,
Moura Ribeiro e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília, 08 de junho de 2021.
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO
Relator