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Registro no INPI dá ao titular do nome todos os direitos inerentes e não pode ser afastado pela Justiça estadual

Fonte: STJ - Superior Tribunal de Justiça

A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) deu provimento ao recurso do Sistema de Ensino Poliedro Vestibulares Ltda. para reconhecer que, com o registro do seu nome no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), a instituição passou a deter todos os direitos inerentes a ele. Com esse entendimento, o colegiado determinou à Escola de Educação Infantil Poliedro Ltda. que se abstenha de usar o vocábulo comum.

O recurso teve origem em ação de obrigação de não utilizar, cumulada com pedido de cancelamento de nome comercial, ajuizada pela escola infantil, a qual alegou que possuía a marca Poliedro desde antes da outra empresa, ainda que sem o registro no órgão competente.

Além de contestar a ação, a empresa ré – afirmando que deteria com exclusividade a proteção do registro no INPI – apresentou reconvenção, na qual pediu que a autora deixasse de usar a palavra "Poliedro" como marca, nome empresarial e título de estabelecimento.

Direito de propriedade

A ação da escola infantil foi julgada parcialmente procedente para determinar à ré que se abstivesse de utilizar a expressão em seu nome comercial, tendo sido afastado pelo magistrado de primeiro grau o pedido formulado na reconvenção.

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) reformou a decisão, julgando a ação improcedente, assim como a reconvenção, ao fundamento de que o vocábulo "Poliedro" é expressão científica e não pode ser registrado como marca de entidade de ensino de forma isolada.

O Sistema de Ensino Poliedro Vestibulares interpôs recurso especial, sustentando que possui o direito de propriedade da marca, reconhecido pelo INPI e pela Justiça Federal – a qual, em outra ação movida pela escola infantil, declarou a improcedência do pedido de nulidade do registro. Requereu a reforma do acórdão para condenar a escola infantil a se abster de utilizar a expressão "Poliedro".

Competência federal

A relatora do recurso no STJ, ministra Isabel Gallotti, afirmou que o TJSP, ao analisar a controvérsia, adentrou a análise da concessão da marca pelo INPI quando concluiu que o registro na autarquia federal não garantiria o uso exclusivo.

"Ocorre que aquela corte local, de jurisdição estadual, sequer tem competência para adentrar a referida matéria e desconstituir a marca, ou mesmo qualquer de seus atributos", declarou a relatora. Segundo ela, a competência para o julgamento dessa matéria é da Justiça Federal, com a necessária intervenção do INPI.

Uso pleno

A ministra lembrou que, com o reconhecimento da propriedade da marca, seu uso deve ser pleno, incluída a proteção aos direitos inerentes ao registro (exclusividade, territorialidade etc.). Estando vigente o registro da marca em nome da recorrente – acrescentou –, esta possui todos os respectivos direitos de propriedade.

Gallotti ressaltou que a discussão no processo não deve ser sobre a validade do termo "Poliedro" como marca, ou a força da marca, ou mesmo a correção da concessão pelo INPI, pois tais questões são reservadas unicamente à competência da Justiça Federal.

Segundo a ministra, a discussão é sobre o uso da marca registrada. Assim, afirmou, uma vez reconhecido que a recorrente é detentora da marca no INPI, torna-se inviável a sua desconstituição no processo que tramitou na Justiça estadual, devendo ser deferido o pedido para que a escola infantil se abstenha de utilizar o nome objeto da controvérsia como marca para designar serviços de ensino e educação.

RECURSO ESPECIAL Nº 1.393.123 - SP (2013/0222621-7)
RELATORA : MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE : SISTEMA DE ENSINO POLIEDRO VESTIBULARES LTDA
ADVOGADOS : RICARDO DO NASCIMENTO E OUTRO(S) - SP130218
ANA PAULA DE AGUIAR TEMPESTA - SP168511
RECORRIDO : ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL POLIEDRO LTDA
ADVOGADOS : ROBERTO CASSAB - SP043129
FELIPE ROBERTO CASSAB E OUTRO(S) - SP196248
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA.
RECONVENÇÃO. REGISTRO PERANTE O INPI. EXCLUSIVIDADE. NULIDADE DA
MARCA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NO JUÍZO ELEITO.
1. Reconvenção movida pela ré em ação de abstenção de uso de marca, alegando ser
proprietária da marca registrada em seu nome perante o Instituto Nacional da
Propriedade Industrial.
2. Não pode o Tribunal de Justiça Estadual, em ação de abstenção de uso de marca,
afastar o pedido da proprietária da marca declarando a nulidade do registro ou
irregularidade da marca, eis que lhe carece competência.
3. Reconhecida a propriedade da marca em nome da ré-reconvinte, deve ser
reconhecida a exclusividade e deferido o pedido de abstenção de uso de sua marca por
parte da autora-reconvinda, enquanto perdurar válido o seu registro perante o órgão
autárquico.
4. Recurso especial provido.
ACÓRDÃO
Após o voto-vista do Ministro Marco Buzzi (Presidente) acompanhando a
relatora, a Quarta Turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial, nos
termos do voto da relatora. Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi
(Presidente) (voto-vista) e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Luis Felipe Salomão.
Brasília (DF), 18 de fevereiro de 2020 (Data do Julgamento)
MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Relatora

Fonte: STJ - Superior Tribunal de Justiça

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