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Fabricante de Sempre Livre não consegue anular marca concorrente

Fonte: STJ - Superior Tribunal de Justiça

A Johnson & Johnson Industrial Ltda., dona da marca de absorventes Sempre Livre, teve recurso especial rejeitado no Superior Tribunal de Justiça (STJ). O julgamento, realizado pela Terceira Turma, manteve acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) que decidiu pela improcedência do pedido de anulação da marca concorrente Seja Livre.

Para a Johnson & Johnson, o registro da marca Seja Livre estaria eivado de má-fé, por imitar, de forma grosseira e flagrante, a afamada marca Sempre Livre. Ainda segundo a empresa, a comercialização dos produtos que estampam a marca Seja Livre provoca confusão no público consumidor, em razão da associação ideológica.

Em primeira instância, o pedido foi julgado procedente, tendo sido declarada a nulidade dos atos administrativos que concederam os registros da marca Seja Livre à empresa Aloés Indústria e Comércio Ltda.

Sentença reformada

O TJRJ, no entanto, decretou a extinção da ação em razão do transcurso do prazo prescricional. O acórdão também entendeu que a marca Sempre Livre nunca gozou de originalidade, em razão da preexistência da marca Finalmente Livre, registrada anteriormente na mesma classe. A ausência de provas de má-fé contra a Aloés Indústria e Comércio também foi reconhecida pelo tribunal estadual.

No STJ, a relatora, ministra Nancy Andrighi, decidiu por manter a decisão do TJRJ. Segundo ela, apesar de as ações que objetivam a nulidade de registro de marca serem imprescritíveis, esse entendimento só pode ser aplicado quando se evidenciar a má-fé, circunstância que foi afastada pelo TJRJ.

Súmula 7

“O reconhecimento da má-fé da empresa recorrida, conforme pretendido nas razões do recurso especial, esbarra no óbice do enunciado da Súmula 7, pois tal providência demandaria, a toda evidência, revolvimento do conteúdo probatório dos autos”, disse a ministra.

Nancy Andrighi também destacou o fato de que sempre coexistiram, ao longo dos anos, diversas outras marcas de absorventes contendo a expressão “Livre” em sua composição – a exemplo da Finalmente Livre, citada pelo TJRJ –, o que denota a possibilidade de convivência de todas no mercado, sem causar confusão entre o público consumidor.

RECURSO ESPECIAL Nº 1.741.532 - RJ (2018/0114882-1)
RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : JOHNSON & JOHNSON INDUSTRIAL LTDA
RECORRENTE : JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
ADVOGADOS : MAURO IVAN COELHO RIBEIRO DOS SANTOS - RJ087519
CAIO RICHA DE RIBEIRO - RJ176183
ROBERTA DE MAGALHÃES FONTELES CABRAL - RJ133459
PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS - DF056343
RECORRIDO : ALOÉS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADOS : RODRIGO SÉRGIO BONAN DE AGUIAR - RJ047111
LUIZ LEONARDOS - RJ009647
CONSTANZA WOLTZENLOGEL - RJ102000
DANIELE DIAS CARNEIRO MACHADO - RJ201426
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO MARCÁRIO.
AÇÃO DE NULIDADE. ARTIGO 6 BIS (3) DA CONVENÇÃO DA UNIÃO DE
PARIS. INAPLICABILIDADE. MÁ-FÉ AFASTADA PELO ACÓRDÃO
RECORRIDO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS NA VIA RECURSAL
ELEITA.
1. Ação ajuizada em 13/6/2011. Recurso especial interposto em
2/5/2016 e concluso ao Gabinete em 17/5/2018.
2. O propósito recursal é definir se, no particular, a pretensão de
declaração de nulidade de marca está acobertada pela
imprescritibilidade estatuída pelo art. 6 bis (3) da Convenção da União
de Paris (CUP) e, sucessivamente, verificar a higidez dos atos
administrativos que concederam os registros marcários ao primeiro
recorrido.
3. De acordo com a regra especial estabelecida pelo art. 6 bis (3) da
CUP, são imprescritíveis as pretensões que objetivam o
reconhecimento de nulidade do registro de marca que imita ou
reproduz outra notoriamente conhecida, desde que evidenciada a
má-fé do requerente.
4. Hipótese concreta em que o acórdão recorrido, a par de reconhecer
a notoriedade da marca supostamente violada (SEMPRE LIVRE),
assentou não ser possível, com base no acervo probatório dos autos e
nas especificidades fáticas da espécie, imputar ao requerente dos
registros impugnados qualquer comportamento contrário à boa-fé.
5. As conclusões alcançadas pelo Tribunal de origem, no particular, são
inviáveis de reapreciação em sede de recurso especial, ante a incidência
do óbice da Súmula 7/STJ.
6. Recurso especial não provido.

Fonte: STJ - Superior Tribunal de Justiça

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