Mantida exclusividade de direito de uso de marca por farmácia de manipulação

Com base no princípio da anterioridade de registro e em virtude da possibilidade de colisão de marcas inseridas no mesmo mercado consumidor, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) manteve a validade de ato do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) que garantiu a uma empresa de Pernambuco o direito de exclusividade de uso da marca Companhia das Fórmulas Farmácia com Manipulação.

A decisão, tomada de forma unânime, foi proferida na análise de recurso especial de empresa farmacêutica do Paraná que defendia, entre outros pontos, a possibilidade de coexistência de uso das marcas por empresas distintas.  

“Uma vez que, por expressa disposição do INPI, a marca concedida ao recorrido não lhe garante o direito de uso exclusivo dos elementos nominativos que a integram, seria necessário, para fins do registro pretendido pelo recorrente, que seu conjunto marcário apresentasse, no mínimo, alguma expressão distinta, algum vocábulo a menos ou a mais, ou, ainda, que a combinação ou composição de seus elementos fosse capaz de conferir-lhe algum grau de distintividade específico, circunstância que não se verifica na espécie”, afirmou a relatora do recurso, ministra Nancy Andrighi.

Coexistência

Por meio da ação de nulidade de ato administrativo, a empresa do Paraná alegou que, em 2007, obteve do INPI a concessão de direito de uso da marca Companhia das Fórmulas Farmácia com Manipulação, ainda que sem exclusividade quanto à utilização dos elementos nominativos.

Entretanto, em 2012, o INPI deferiu pedido de anulação de registro formulado pela empresa de Pernambuco em razão da colisão com marca anteriormente registrada por ela (Cia. das Fórmulas Farmácia & Manipulação).

Após julgamento pela improcedência do pedido em primeira e segunda instâncias, a empresa autora apresentou recurso ao STJ sob o argumento de que o registro da marca pela empresa pernambucana não lhe confere o direito de uso exclusivo das palavras que a compõem, de forma que não haveria fundamento para a manutenção do ato administrativo que decretou a nulidade. 

Ainda segundo a empresa paranaense, as marcas em conflito foram adotadas em razão do mercado em que atuam as sociedades empresariais – produtos farmacêuticos de manipulação –, o que reduziria a originalidade e possibilitaria, em razão de sua caracterização como “marcas fracas”, a coexistência entre elas.

Direito exclusivo

A ministra Nancy Andrighi explicou que a propriedade da marca é adquirida a partir da expedição válida de seu registro. Uma vez concedido o registro pelo órgão competente, é assegurado a seu titular o direito de uso exclusivo em todo o território nacional, sendo vedado o registro de marca que reproduza ou imite outra preexistente, conforme estipulam os artigos 129 e 124 da Lei de Propriedade Industrial.

A ministra também destacou que, no universo de registro de marcas, a combinação e o modo como se integram os elementos nominativos e figurativos escolhidos pela empresa para individualizar seus produtos e serviços formam o chamado conjunto marcário.

No caso julgado, a relatora destacou que as partes do processo desempenham atividades no mesmo setor (manipulação e comércio de medicamentos) e que ambos os conjuntos marcários possuem como elementos os sinais “companhia” e “fórmulas” e como elementos secundários os sinais “farmácia” e “manipulação”, combinados de maneira idêntica.

“Tratando-se de empresas que atuam no mesmo ramo de serviços, possibilitar o uso simultâneo de marcas compostas pelos mesmos elementos nominativos subverteria os principais objetivos do registro marcário mencionados, pois: a um, impediria que se pudesse diferenciar, a priori, um produto ou serviço de outro, prejudicando a concorrência; a dois, obstaria o reconhecimento da origem do produto ou serviço adquirido, levando a equívocos acerca de sua procedência, em evidente prejuízo ao público consumidor”, concluiu a ministra ao negar provimento ao recurso especial.

RECURSO ESPECIAL Nº 1.639.961 - RS (2016/0307782-2)
RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : PRINCIPIO ATIVO FARMACIA DE MANIPULACAO E
PRODUTOS NATURAIS LTDA
ADVOGADOS : GIORGIA CRISTIANE PACHECO - PR023776
LUCIANE MACHADO E OUTRO(S) - PR020393
EDUARDO PACHECO - PR027185
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
RECORRIDO : FARMACIA COMPANHIA DAS FORMULAS LTDA
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO
ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO QUE DESCONSTITUIU
REGISTRO DE MARCA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
EXCLUSIVIDADE DE USO. MARCA “FRACA”, EVOCATIVA OU
SUGESTIVA. ELEMENTOS NOMINATIVOS. COMPOSIÇÃO DO
CONJUNTO MARCÁRIO. DISTINTIVIDADE.
1- Ação distribuída em 18/7/2012. Recurso especial interposto em 28/9/2016 e
concluso à Relatora em 29/11/2016.
2- O propósito recursal é definir se o prévio registro da marca CIA. DAS
FÓRMULAS FARMÁCIA & MANIPULAÇÃO pelo segundo recorrido constitui
óbice à concessão, ao recorrente, do registro da marca COMPANHIA DAS
FÓRMULAS FARMÁCIA COM MANIPULAÇÃO.
3- A ausência de decisão acerca de dispositivos legais indicados como violados
pelo recorrente impede, quanto a eles, o conhecimento do recurso especial.
4- A propriedade da marca é adquirida a partir da expedição válida de seu
registro, o qual assegura a seu titular o direito de uso exclusivo em todo o
território nacional, sendo, como é cediço, expressamente vedado o registro de
marca que reproduza ou imite outra preexistente.
5- De acordo com o art. 122 da LPI, apenas sinais visualmente perceptíveis que
apresentem certo grau de distintividade podem ser registrados como marcas,
sendo inviável o registro de sinais meramente genéricos, comuns ou descritivos.
6- A interpretação do disposto no art. 124, VI, da LPI revela que marcas que
constituam expressão de uso comum, de pouca originalidade, sem suficiente
forma distintiva (denominadas de “fracas”, evocativas ou sugestivas), autorizam a
mitigação da regra de exclusividade decorrente do registro válido, admitindo-se
sua utilização por terceiros de boa-fé. Precedentes.
7- Hipótese concreta, todavia, em que os elementos nominativos de ambos os
conjuntos marcários estão combinados de maneira idêntica, de modo que,
tratando-se de empresas que desempenham suas atividades no mesmo setor
(manipulação e comércio de medicamentos), aquela que recebeu o registro com
anterioridade tem o direito de uso exclusivo.
8- Não se pode confundir a possibilidade de uso, em separado, de algum dos
elementos nominativos que integram o conjunto marcário, quando sobre eles não
houver direito de exclusividade, com a possibilidade de utilização do próprio

conjunto tal como registrado anteriormente, na medida em que se trata de
situações diversas.
9- Tratando-se de empresas que atuam no mesmo ramo de serviços, possibilitar o
uso simultâneo de marcas compostas pelos mesmos elementos nominativos
subverteria os principais objetivos do registro marcário, pois: (i) impediria que se
pudesse diferenciar, a priori, um produto ou serviço de outro, prejudicando a
concorrência; e (ii) obstaria o reconhecimento da origem do produto ou serviço
adquirido, levando a equívocos acerca de sua procedência, em evidente prejuízo
ao público consumidor.
10- Recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Terceira
Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas
taquigráficas constantes dos autos, preliminarmente, por unanimidade, indeferir o pedido
de adiamento requerido por meio da petição n. 79016/2018. No mérito, por unanimidade,
negar provimento ao recurso especial nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os
Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio
Bellizze e Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Brasília (DF), 27 de fevereiro de 2018(Data do Julgamento)
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora