INPI não terá de indenizar empresa que alega prejuízo por cancelamento de marca

A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) julgou improcedente o pedido de indenização da Multimed Distribuidora de Medicamentos Ltda. contra o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), referente aos prejuízos sofridos em razão da ruptura de contrato de licenciamento da marca mista Multimed.

A Multimed Distribuidora de Medicamentos ajuizou a ação para restabelecer seu registro para a marca mista Multimed perante o INPI. Sustentou que efetuou o depósito da marca em 9 de junho de 1998, mas, em decorrência de procedimento administrativo de nulidade movido pela Multiclínica Serviços de Saúde Ltda., o registro foi cancelado. Pediu ainda a condenação do INPI a indenizá-la.

Ruptura de contrato

O juízo da 2ª Vara Federal de Blumenau (SC) julgou a ação parcialmente procedente e condenou o INPI a indenizar a distribuidora de medicamentos pelos prejuízos sofridos em razão da ruptura de contrato de licenciamento firmado por ela com terceiro, motivada pelo fato de o registro da marca ter sido atacado por processo administrativo de nulidade.

A empresa e o INPI apelaram da sentença. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) acolheu somente o pedido da distribuidora, entendendo que ela efetuou o registro dos seus atos constitutivos na Junta Comercial de Blumenau em dezembro de 1987, enquanto a Multiclínica efetuou o depósito do registro da marca no INPI em 1992, obtendo-a em 1994.

“O registro do nome comercial/empresarial foi anterior ao registro marcário, de modo que aquele merece ser protegido”, afirmou o TRF4.

Preclusão

No recurso especial ao STJ, o INPI alegou que o direito marcário se vale do sistema atributivo, o que significa dizer que o signo é dado a quem primeiro o reivindicar. Ressaltou que a marca registrada em nome de Multiclínica Serviços de Saúde Ltda. não pode mais ser questionada, pois já transcorreu o prazo de cinco anos para propositura de ação de nulidade.

Por último, assinalou que as atividades das empresas são afins, o que pode trazer confusão aos consumidores.

Em seu voto, o relator, ministro Luis Felipe Salomão, destacou que a tutela do nome comercial, no âmbito da propriedade industrial, assim como da marca, tem o objetivo de evitar o proveito econômico parasitário e o desvio de clientela, além de proteger o consumidor.

Entretanto, segundo o ministro, as formas de proteção ao nome empresarial e à marca comercial não se confundem. O STJ entende que eventual conflito entre nome empresarial e marca não é resolvido apenas com base no princípio da anterioridade do registro, mas também devem ser levados em conta os princípios da territorialidade –âmbito geográfico de proteção – e da especificidade – tipo de produto e serviço, explicou Salomão.

Confusão

O ministro destacou ainda a possibilidade de confusão ou associação entre as marcas das duas empresas, por possuírem identidade fonética e escrita quanto ao elemento nominativo e por se destinarem ao mesmo segmento de mercado. Assim, seria inviável admitir a coexistência de tais marcas.

Por fim, Salomão concluiu que não é possível anular o registro da Multiclínica. Isso porque tal registro foi concedido em 1994, sem ter sofrido impugnação por parte da distribuidora de medicamentos – nem administrativa, no prazo de seis meses, nem judicial, no prazo de cinco anos, nos termos do artigo 174 da Lei 9.279/96.

“Desse modo, correto o INPI quando assevera restar preclusa a possibilidade de questionar tal registro por meio de processo administrativo de nulidade, bem como por meio de ação de nulidade de registro. Este só poderá ser impugnado por meio de processo administrativo de caducidade, se preenchidos os requisitos legais, nos termos da Lei da Propriedade Industrial”, disse o relator.

Esta notícia se refere ao processo: REsp 1184867