Artigos

Diferença entre marca e título de estabelecimento

O fato de existirem similitudes entre as marcas e os títulos de estabelecimento não deve induzir o operador do direito ao erro de confundir ambos os institutos, eis que possuem faculdades, regimes, regras e aplicações distintas, que passaremos a analisar.

Direito Comercial | 08/jan/2015

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Os objetos do presente estudo são pertinentes ao direito comercial. Isto porque a análise da diferença entre título de estabelecimento e marcas diz respeito à atividade de comércio. A problemática que se apresenta diante desses dois signos ocorre pelo fato de os dois institutos pertencerem ao mesmo ramo de conhecimento jurídico, ou seja, o direito comercial, bem como em virtude de similaridades em sua utilização.

Com efeito, na atividade empresarial é comum o alto investimento de recursos financeiros, além de propaganda e marketing em signos que distingam tanto as pessoas que atuam nos setores econômicos, quanto as mercadorias e serviços que estão sendo oferecidas, e, ainda, signos que distinguem os próprios locais onde tais condutas são exercidas. Desse modo, é possível vislumbrar no direito brasileiro a preocupação em regular o uso dos sinais distintivos.

Observa-se que na atividade comercial podem ocorrer conflitos entre as atividades dos diversos agentes, sobretudo quando são estudados institutos de alta proximidade no cotidiano empresarial. Nesse trabalho, fixaremos o estudo sobre os títulos de estabelecimento e as marcas, devido à confusão que por vezes ocorre entre eles.

Inicialmente, para estabelecer a diferença entre título de estabelecimento e marca, é importante delimitar os conceitos desses dois institutos jurídicos. Nesse sentido, é possível afirmar que títulos de estabelecimentos são: “denominações que servem para distinguir o estabelecimento comercial, industrial ou agrícola, ou relativo a qualquer atividade lícita; insígnias são os emblemas ou quaisquer outros sinais destinados ao mesmo fim[1]”.

Outra forma de conceituar os títulos de estabelecimento é afirmar que eles são: “todo o complexo dos elementos, o conjunto de bens que o empresário ou a sociedade empresarial organiza para a atividade da empresa. É o instrumental da atividade do empresário”[2].

Importa ressaltar, outrossim, que o Código Civil diz que considera-se estabelecimento todo complexo de bens organizado, para exercício da empresa, por empresário, ou por sociedade empresária. Afirma a lei que pode o estabelecimento ser objeto unitário de direitos e de negócios jurídicos, translativos ou constitutivos, que sejam compatíveis com a sua natureza. E, especificamente o contrato que tenha por objeto a alienação, o usufruto ou arrendamento do estabelecimento, só produzirá efeitos quanto a terceiros depois de averbado à margem da inscrição do empresário, ou da sociedade empresária, no Registro Público de Empresas Mercantis, e de publicado na imprensa oficial[3].

Por outro lado, as marcas são os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais. A legislação traz três possíveis subdivisões das marcas, a saber: marca de produto ou serviço, marca de certificação e marca coletiva.  A marca de produto ou serviço é usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa. Por outro lado a marca de certificação é usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada. Por fim, cabe dizer que a marca coletiva é usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade[4].

O problema da confusão que as vezes ocorre entre as marcas e os títulos de estabelecimento decorre justamente das suas semelhanças e de seus usos muito próximos como já foi dito. As vezes, uma pessoa física ou jurídica pode fazer uso da mesma palavra ou símbolo tanto para difusão da marca de seus produtos ou serviços, quanto para o título de estabelecimento. Com efeito, ambos os institutos são signos empresarias. São símbolos que quer sejam nominativos, quer sejam figurativos, quer sejam mistos, são usados para informar ao consumidor determinada característica do agente econômico, bem como tem a função de distinguir alguma qualidade sua.

2. DIFERENÇAS ENTRE MARCAS E TÍTULOS DE ESTABELECIMENTO

O fato de existirem similitudes entre as marcas e os títulos de estabelecimento não deve induzir o operador do direito ao erro de confundir ambos os institutos, eis que possuem faculdades, regimes, regras e aplicações distintas, que passaremos a analisar agora. Uma das particularidades que podem destacadas nas marcas e não encontram eco nos títulos de estabelecimento é a função de distinguir os produtos e as mercadorias comercializadas.

Observa-se que a função do título de estabelecimento é distinguí-lo de outros rivais do mesmo gênero do comércio ou da indústria. Por outro lado, marca de fábrica ou de comércio caracteriza a mercadoria ou o serviço que o estabelecimento vende, fabrica ou presta distinguindo-os de outros semelhantes ou idênticos.

Outra distinção importante a ser feita refere-se ao registro das marcas e dos títulos de estabelecimento. Enquanto as marcas são registradas no INPI, de acordo com a Lei 9279/96, os estabelecimentos são registrados na junta comercial. Essa diferença, por si mesma, já é capaz de gerar particularidades relativas ao âmbito de proteção dos institutos em apreço. Nesse passo, pode-se afirmar que o INPI, por ser uma autarquia federal, ao conceder o registro marcário, o faz na esfera nacional. O mesmo não cocorre com o título de estabelecimento. Este quando é registrado na junta comercial, passa a usufruir de tutela estadual.

Ainda é relevante permanecer no aspecto da proteção da marca e do estabelecimento para levantar outras peculiaridades que os diferenciam. Conforme já foi estabelecido, o protecionismo do direito marcário decorre de normas positivadas como a lei 9279/96. Dessa forma, a lei prevê a distinguibilidade como um dos requisitos que autorizam o registro marcário. Esse raciocínio fundamenta as chamadas cláusulas de irregistrabilidade previstas no art 124 da mencionada lei nª 9279/96, harmonizada com a Convenção de Paris, que foi internalizada por meio do Decreto 635, de 21 de agosto de 1992.

Todavia, o mesmo não ocorre com a tutela do registro de títulos de estabelecimento. Nesse aspecto, não existe regulação específica para reprimir ilícitos decorrentes da  concorrência desleal, verbi gratia. Por essa razão, a jusrisprudência tem feito uso das normas do direito da concorrência para identificar no caso concreto atividades que são ofensivas à livre iniciativa, à livre concorrência e ao direito do consumidor, para, desse modo, proteger o registro dos títulos de estabelecimento. Nesse sentido, observe-se o ensino do professor Carlos Henrique Fróes[5] :

“5. Não foi ainda editada a legislação própria, nem sobre o nome comercial, nem sobre o título de estabelecimento”. No primeiro caso, não há, a rigor, necessidade de qualquer norma especial, uma vez que o nome comercial é protegido, por força da Constituição Federal (art. 153, § 24) e da Lei do Registro do Comércio, a partir da data da constituição da empresa, independentemente de qualquer registro. No segundo caso, o do título de estabelecimento, não havendo legislação anterior aplicável, incide o Direito comum.

6. Ora, o DL n. 7.903/45, que vigora, em sua parte penal, nos termos do art. 128 da L. n. 5.772/71, tipifica, no art. 178, III, como crime de concorrência desleal, o emprego de meio fraudulento para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem.

7. Além disso, segundo o art. 159 do C. Civ., aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano.

8. Mais ainda. Sendo o título de estabelecimento um sinal distintivo, tal como a marca, deve ser protegido, uma vez em uso, nos mesmos casos em que o é a marca usada sem registro (cf. nosso verbete "Registro de Marca", inserto no "Repertório Enciclopédico do Direito Brasileiro", vol. 47, p. 263).”

3. COLISÃO ENTRE TÍTULO DE ESTABELECIMENTO E MARCA

Através do artigo 124, inciso V da lei de propriedade industrial, é possível aferir que:

“Art. 124. Não são registráveis como marca:

V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos; ”

Desse modo, observa-se que a precedência de título de estabelecimento pode vir a obstar o registro de uma marca, gerando assim um conflito de interesses entre seus titulares. Sobre esse aspecto, interessa ressaltar uma controvérsia em torno da necessidade ou não de registro para fins de proteção do estabelecimento. Há doutrina no sentido de que títulos não registrados não deveriam impedir o registro de marcas. Isso porque, os títulos de estabelecimento são registrados na junta comercial, da mesma forma que o nome empresarial. E, se não se confere aos nomes empresariais proteção na ausência de registro, seria razoável aplicar o mesmo raciocínio aos títulos, sob pena de conceder-lhes valor jurígeno superior aos nomes[6].

Todavia tal entendimento não tem prevalecido nos tribunais[7]. Para estes a vedação ao registro de marca similar a título de estabelecimento tem o intuito de proteger o estabelecimento, impedir sua usurpação e evitar que haja confusão por parte do consumidor quanto à procedência do produto ou artigo. A doutrina[8] que apoia esse entendimento tem base na ideia de que para usufruir da tutela legal, o título de estabelecimento nem precisa fazer o depósito ou registro, nem necessita também fazer parte de uma marca de fábrica ou de comércio. Isto porque a vedação ao registro de marca similar ao estabeleciemnto possui sede no art. 8° da Convenção de Paris, Revisão de Estocolmo (1967), que reza: “O nome comercial será protegido em todos os países da União sem obrigações de depósito ou de registro, quer faça ou não parte de uma marca de fábrica ou de comércio”.

4. USO DO DIREITO MARCÁRIO PARA RESOLVER COLISÕES ENTRE MARCAS E ESTABELECIMENTOS.

Insta asseverar que, embora o título de estabelecimento seja instituto diferenciado das marcas, é possível usar normas de direito marcário para proteger o estabelecimento e evitar a violação dos princípios basilares do direito econômico, em determinados casos concretos. Como exemplo, passaremos a expor a controvérsia tratada no TRF-2 - AGRAVO DE INSTRUMENTO : AG 149098 RJ 2006.02.01.009831-6.

Trata-se de ação ordinária, na qual a empresa Freitas Alimentos Naturais Ltda, requereu o uso exclusivo de seu título de estabelecimento, denominado “Rapadura da Colônia”, solicitando, em sede de tutela antecipada a suspensão dos efeitos do registro da Marca de seu concorrente, denominada “Da Colônia”.

O juízo de primeira instância deferiu a tutela antecipada para conceder a suspensão dos registro da marca “Da Colônia”, razão pela qual foi interposto agravo de instrumento. O tribunal Regional Federal da 2ª Região não deu provimento ao agravo e manteve a decisão de primeiro grau, a fim de manter a exclusividade do uso do título de estabelecimento denominado “Rapadura da Colônia”.

Em sua decisão, o tribunal considerou o artigo 124, inciso V, da LPI, já mencionado nesta obra que, como vimos, proibe a obtenção de registro como marca de: “reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos”.

De acordo com o entendimento da Exma Sra. Des. Relatora Dra. Liliane Roriz, impende destacar que o suporte fático da norma proibitiva fundamenta-se em três nuances:

  • sinal definidor de nome de empresa ou título de estabelecimento;
  • ilegitimidade do pretendente ao registro, por não lhe pertencer o nome e não lhe ter sido concedido o direito de explorá-lo; e
  • possibilidade de confusão.

No caso sub judice, houve constatação de dois fatores colidentes. Primeiro a semelhança gráfica e fonética existente entre a marca em discussão – “DACOLONIA” – e o título de estabelecimento da autora – “RAPADURA DA COLÔNIA”. Depois, foi atestada a circunstância de que as duas pessoas jurídicas comerciantes exercem suas atividades mercantis no mesmo setor mercadológico (doces), de maneira qua houve grande probabilidade de existir erro ou confusão pelos consumidores dos produtos.

Uma terceira situação favorável à colisão entre as duas empresas é o fato de atuarem no mesmo mercado relevante geográfico , pois ambas localizam-se na mesma cidade  que é Santo Antonio da Patrulha, no Rio Grande do Sul. Esse fato colabora para o erro na associação entre as duas concorrentes e favorece o equívoco do consumidor quanto à origem dos produtos.

Mesmo diante desse confuso quadro econômico, foi possível delinear argumentos favoráveis e argumentos contrários ao uso exclusivo do título de estabelecimento. Em desfavor da exclusividade estava o caráter comum e vulgar da expressão “DA COLÔNIA”. Com efeito a legislação de propriedade industrial também veda o registro de marcas cujo nome seja de expressão corriqueira. Nesse sentido :

“Art. 124. Não são registráveis como marca:

VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva; ”

Por essa razão, pode-se firmar o entendimento de que sinais fracos não devem ser protegidos sob pena de conceder verdadeiros monopólios sobre expressões de uso corriqueiro. No caso dos autos a expressão DA COLONIA é comum e vulgar, mesmo para a classe específica de “rapaduras, pé de moleque, melado, doces cristalizados (confeitos), mariola, cocadas, balas, merengue, mel”, motivo este que enseja a inexistência das necessárias distintividade e originalidade,  que são requisitos imprescindíveis para autorização de tutela marcária. Nesse sentido, impende observar as seguintes decisões jurisprudenciais :

“Nome comercial. Formica corporation. Cyanamid do Brasil S.A. Império das fórmicas. Inocorrência de semelhança capaz de gerar confusão. Expressão de uso vulgarizado. - A utilização, como nome de fantasia, em sociedade puramente comercial, de vocábulo genérico e de uso comum, sem detrimento a marca industrial de produto, e afastada a possibilidade de confusão de nomes e realidades, não implica violação. - Recurso extraordinário não conhecido.” (STF, RE 107892, DJ 27-06-86, Relator Min. RAFAEL MAYER)

Ainda o aresto abaixo:

“PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DESCABIMENTO. LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. I - O fato de terem as marcas o mesmo radical - "Delta" não implica, por si só, que haja colidência entre elas, mesmo porque vários produtos possuem este radical. II - Descabe tutela antecipada para suspender os efeitos de registro de marca, quanto não se mostre evidente a ilegalidade do ato administrativo, mesmo porque no processo de registro há ampla oportunidade de impugnação pelos interessados. Falta, no caso, sobretudo o requisito de prova inequívoca da colidência das marcas. II - Agravo de instrumento improvido.” (TRF 2ª Região, AG 61688, DJ 21-06-2001, Relator Juiz Cruz Netto)

Tal ideia fundamenta-se na Teoria da Distância, segundo a qual não se deve exigir de uma marca que pretende entrar em determinado ramo uma diferença maior do que as que já estão atuando nele, ou seja, ela não tem a necessidade de mostrar uma diferença maior do que as marcas já existentes têm entre si. Nesse sentido, veja-se a seguinte decisão do Supremo Tribunal de Justiça de Portugal no recurso de revista nº 02B3431:

“Propondo que o titular dum sinal distintivo (a marca "Dr Martens", neste caso) não pode exigir que um sinal concorrente (o da ora recorrente) guarde maior distância em relação ao seu sinal do que aquela que ele próprio observou relativamente a sinais pré-existentes (no caso, a predita marca nº 247.987, "Dr. Martinez", da ora recorrente), essa teoria surge reportada essencialmente a sinais fracos, isto é, desprovidos de eficácia distintiva, a que falte aptidão diferenciadora.”

E, entre as cortes brasileiras, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região tem posicionamento similar :

“Ementa: DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ANULAÇÃO DE REGISTRO DE MARCA COMPOSTA POR TERMOS GENÉRICOS. SUFICIENTE TRAÇO DISTINTIVO DO CONJUNTO MARCÁRIO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA DISTÂNCIA. IOs termos genéricos, isoladamente, não podem ser objeto de proteção marcária, uma vez que designam a utilidade ou são meramente descritivos dos produtos que objetivam sinalar. IISe referidos termos genéricos MAX e GRILL compõem marca mista MAX PIZZA GRILL, a despeito de encontrarem-se diluídos no respectivo segmento, o que torna fraca a marca e impede a proteção marcária em seu aspecto nominal, comprovado o suficiente traço distintivo do conjunto (termos e signos), a esse último há de se conferir proteção. III Uma marca nova em seu segmento não precisa ser mais diferente das marcas já existentes do que estas são entre si, o que enuncia a aplicabilidade da Teoria da Distância. IV Remessa necessária desprovida.

Todavia, o argumento prevalente, in casu, foi o de que deveria ser mantida a exclusividade do título de estabelecimento “RAPADURA DA COLÔNIA”. Tal entendimento considerou que, dada a inexistência de lei específica protegendo estabelecimento, deveria ser aplicado raciocínio paralelo às marcas. Nesse sentido, deve ser considerado que a distinguibilidade tem como maior função a proteção do consumidor de confusão quanto à origem do produto. Por essa razão, mesmo sendo de uso comum, a expressão deveria ser protegida. Observe-se, outrossim, a contrario sensu, a jurisprudência outrora colacionada, que não confere proteção ao signo que não corre o risco de induzir o consumidor a erro.

Além disso, o conjunto probatório dos autos demonstrou que os atos constitutivos da empresa autora, cujo título de estabalecimento estaria sendo violado, datavam de 1981, ao passo que a concessão do registro da marca “DA COLÔNIA” da ora agravante, tinha ocorrido em 26/07/2005, razão pela qual militou em favor da autora o privilégio da anterioridade.

Pois tais razões e por se verificar a existência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, ao permitir a revogação da antecipação dos efeitos da tutela, que implicaria na possibilidade de a empresa-ré continuar explorando os produtos assinalados pelo signo em questão, bem como por poderem decorrer  daí prejuízos à autora sob o aspecto da captação de clientela, é que foi concedida a exclusividade de uso das expressões constantes do título de estabelecimento.

Por fim, pode ser dito que o entendimento predominante em suma avaliou dois aspectos da função da marca. Primeiro, do ponto de vista público, que implica na defesa do consumidor, ao evitar confusão. Já o segundo aspecto trata do ponto de vista privado, cujo objetivo é auxiliar o titular no combate à concorrência desleal.

Pelo que foi exposto conclui-se que Título de Estabelecimento é diferente de marca. Mas estes dois institutos podem coincidir ou, ainda, colidir. Nesse último caso, para proteger o direito do consumidor e da livre concorrência, pode-se fazer uso das regras  de proteção das marcas para proteger a propriedade imaterial que estiver sendo violada no caso concreto, a fim de contribuir para a ordem econômica de acordo com os princípios do Estado Democrático de Direito.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS

BARBOSA, Denis Jorge. Nota sobre Títulos de estabelecimento. In: http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/nota_titulos_estabelecimento.pdf . Acesso em 31/12/2014

DOMINGUES, Douglas Gabriel. Comentários à Lei da Propriedade Industrial. Ed. Forense; Rio de Janeiro, 2009, p. 415

FRÓES, Carlos Henrique de C., julho de 1978 - Parecer , Pág. 181 Revista Forense - vol. 268 pareceres

FILHO, Osmar Barreto, Teoria do Estabelecimento Comercial, Saraiva 1988

GAMA CERQUEIRA, João da, Tratado da Propriedade Industrial (atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa), Lumen Juris, 2010, vol. III, no. 255, citando o CPI de 1945.

[1]Gama Cerqueira, João da, Tratado da Propriedade Industrial (atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa), Lumen Juris, 2010, vol. III, no. 255, citando o CPI de 1945.

[2]Oscar Barreto Filho, Teoria do Estabelecimento Comercial, Saraiva 1988

[3] Art 1142 – 1144 do Código Civil

[4]  Art 122 e 123 da lei 9279/96

[5] FRÓES, Carlos Henrique de C., julho de 1978 - Parecer , Pág. 181 Revista Forense - vol. 268 pareceres

[6]BARBOSA, Denis Jorge. Nota sobre Títulos de estabelecimento. In: http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/nota_titulos_estabelecimento.pdf . Acesso em 31/12/2014

[7] AGRAVO 2006.02.01.009831-6, 2a Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2a Região, por maioria, 26 de junho de 2007)

[8](DOMINGUES, Douglas Gabriel. Comentários à Lei da Propriedade Industrial. Ed. Forense; Rio de Janeiro, 2009, p. 415)

Imprimir
O Direito está em constante evolução. Não fique para trás.
Acompanhe as novidades que afetam seu dia-a-dia no estudo e na prática jurídica
Conheça o DireitoNet