Lei de Propriedade Industrial protege aquele que vinha utilizando regularmente marca registrada por terceiro

A 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) reformou sentença e deu provimento ao pedido de nulidade do registro de marca pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). O pedido da apelante baseou-se no direito de precedência do uso da marca no estado de Mato Grosso, mesma unidade da federação da empresa apelada.

A sentença considerou que o autor não impugnou o registro da marca perante o INPI, oportunamente, na esfera administrativa.

Argumentou a apelante que possui direito de precedência do uso, pois vem utilizando de boa-fé a marca desde a sua constituição, em 1993, sendo que a outra empresa somente protocolou seu pedido de registro em 2012. Argumentou, ainda, que a marca registrada pela apelada coincide com seu nome empresarial, sendo que as empresas em conflito atuam na mesma unidade da Federação (estado de Mato Grosso).

Ao analisar o processo, o relator, desembargador federal Antônio Souza Prudente, explicou que a discussão é sobre do direito de precedência quanto ao registro de marca perante o INPI.

Destacou o magistrado que a ausência de impugnação na esfera administrativa não inviabiliza o acesso ao Judiciário, em face do princípio da inafastabilidade de jurisdição, expresso no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal (CF).

Prosseguiu ressaltando que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que e´ possível o reconhecimento judicial da nulidade do registro de marca com fundamento em direito de precedência, conforme o art. 129, §1º, da Lei 9.279/1996(Lei de Propriedade Industrial). O nome empresarial anterior somente poderá impedir o uso ou registro de marca idêntica ou semelhante no mesmo ramo de atividade se houver coincidência no tocante ao âmbito geográfico de exploração das atividades, como na hipótese deste processo, em que ambas as empresas atuam no estado de Mato Grosso.

Por unanimidade o Colegiado deu provimento à apelação, nos termos do voto do relator.

Processo 1000270- 70.2018.4.01.3602