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Negado pedido de invalidação da marca de sorvetes Yopa Colores por suposta semelhança com a marca Colorê

Fonte: STJ - Superior Tribunal de Justiça

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) acolheu recurso da Nestlé S/A e, por unanimidade, julgou improcedente pedido da empresa Sorvetes Colorê de Campinas Ltda. – titular da marca Colorê – para a anulação da marca Yopa Colores, de propriedade da Nestlé.

Para o colegiado, além de as expressões Colores e Colorê terem, isoladamente, perceptíveis diferenças fonéticas, o elemento nominativo Colores não desempenha função dominante no conjunto da marca da Nestlé – fatos que, segundo a turma, afastam o perigo de confusão ao consumidor e permitem que as marcas coexistam no mesmo mercado. 

O pedido de anulação da marca Yopa Colores havia sido julgado procedente em primeira instância, com sentença mantida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2). De acordo com o tribunal, as empresas atuam no mesmo ramo de produção de sorvetes, e o registro da marca Colorê foi concedido antes pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial.

Ainda segundo o TRF2, a mera acentuação do verbete na marca Colorê e o acréscimo de "s" na marca Yopa Colores não seriam suficientes para garantir uma distinção entre os dois nomes, o que poderia levar o consumidor a confusão na escolha dos produtos.

Marca originada de canção infantil

A ministra Nancy Andrighi destacou que, para que seja caracterizada a violação de uma marca, é necessário que o uso dos sinais distintivos impugnados na ação possa causar confusão no público consumidor ou associação indevida, em prejuízo ao titular da marca supostamente infringida.

Além disso, a relatora citou precedentes do STJ no sentido de que, caso seja constatado que se trata de "marca fraca" (ou seja, com baixo grau de distintividade), seu titular pode ter que suportar o ônus da coexistência, pois optou por desfrutar da facilidade decorrente da incorporação a elementos nominativos de uso generalizado ou relacionado ao próprio produto ou serviço.

RECURSO ESPECIAL Nº 1.924.788 - RJ (2020/0077290-8)
RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S/A
ADVOGADOS : CAIO RICHA DE RIBEIRO - RJ176183
ANA CAROLINA LEE BARBOSA DEL BIANCO - SP203603
ROBERTA DE MAGALHÃES FONTELES CABRAL E OUTRO(S) - RJ133459
PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS E OUTRO(S) - DF056343
KATHERINE MEDVEDER KOZIOT - SP400273
RECORRIDO : SORVETES COLORE DE CAMPINAS LTDA
ADVOGADOS : ADAUTO SILVA EMERENCIANO - SP163405
BRUNO COSTA DE PAULA - SP247595
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE
REGISTRO DE MARCA E DE ABSTENÇÃO DE USO. COLORÊ / YOPA COLORES.
ANÁLISE DO CONJUNTO MARCÁRIO. TODO INDIVISÍVEL. POSSIBILIDADE DE
CONVIVÊNCIA. AUSÊNCIA DE RISCO DE CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO
INDEVIDA. DIFERENÇA FONÉTICA. FAMÍLIA DE MARCAS. FUNÇÃO
SECUNDÁRIA DA EXPRESSÃO COLORES. MARCA MISTA X MARCA
NOMINATIVA. DISTINGUIBILIDADE SUFICIENTE. NULIDADE DO ACÓRDÃO.
PREJUDICIALIDADE. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO.
1. Ação ajuizada em 5/5/2017. Recurso especial interposto em 26/6/2019.
Autos conclusos à Relatora em 29/10/2020.
2. O propósito recursal, além de analisar eventual negativa de prestação
jurisdicional, é verificar a higidez do ato administrativo que concedeu a
marca YOPA COLORES à recorrente.
3. Prejudicialidade da alegação de negativa de prestação jurisdicional, tendo
em vista o princípio da primazia da decisão de mérito.
4. Para que fique configurada a violação de marca, é necessário que o uso
dos sinais distintivos impugnados possa causar confusão no público
consumidor ou associação errônea, em prejuízo ao titular da(s) marca(s)
supostamente infringida(s). Precedentes.
5. Nos termos da jurisprudência desta Corte, marcas dotadas de baixo poder
distintivo, formadas por elementos de uso comum, evocativos, descritivos ou
sugestivos, podem ter de suportar o ônus de coexistir com outras
semelhantes.
6. A expressão COLORÊ, registrada pela recorrida, possui baixo grau
distintivo, pois consiste em vocábulo que, além de não ter sido criado por
ela, corresponde à conhecidíssima parlenda, consagrada junto ao público,
sobretudo infantil, em razão de gravações musicais realizadas desde os anos
80.
7. A solução da controvérsia não pode se restringir à análise isolada das
expressões COLORES e COLORÊ, pois, se assim fosse, estar-se-ia relegando a
um segundo plano o importante fato de que, se o primeiro signo é apenas
um dos elementos da marca nominativa da recorrente (YOPA COLORES), o
segundo constitui o único elemento nominativo de uma marca mista – que
congrega, portanto, também elementos figurativos com forte poder
distintivo.
8. Não se pode fragmentar a análise da marca a ponto de quebrar sua
unidade e a forma pela qual o público consumidor a percebe, sendo de rigor
que se proceda a uma análise global do conjunto. Doutrina.
9. Além do fato de as expressões isoladas (COLORES x COLORÊ) possuírem
perceptível diferença fonética, haja vista a tonicidade específica de cada
signo, o elemento nominativo COLORES não desempenha função dominante
no conjunto marcário de titularidade da recorrente, haja vista que sua
família de marcas possui como elemento principal a expressão YOPA. 10.
A simples circunstância de os produtos nos quais utilizadas as marcas em
exame serem gêneros da mesma natureza não faz presumir, por si só, que o
consumidor venha a confundi-los ou considerá-los como de mesma origem.
Precedentes.
11. Assim, diante do contexto dos autos, e a partir da interpretação
conferida à legislação de regência pela jurisprudência desta Corte, impõe-se
concluir pela possibilidade de convivência das marcas em confronto.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Terceira
Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas
taquigráficas constantes dos autos, por unanimidade, dar provimento ao recurso especial
nos termos do voto do(a) Sr(a) Ministro(a) Relator(a). Os Srs. Ministros Paulo de Tarso
Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram
com a Sra. Ministra Relatora.
Dr. CAIO RICHA DE RIBEIRO, pela parte RECORRENTE: SOCIÉTÉ DES
PRODUITS NESTLÉ S/A
Brasília (DF), 08 de junho de 2021(Data do Julgamento)
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora

No caso dos autos, Nancy Andrighi lembrou que a expressão Colorê, registrada pela autora da ação de nulidade, possui baixo grau distintivo, pois, além de não ter sido criada pela empresa, corresponde à conhecida canção popular infantil, gravada em várias músicas, sobretudo nos anos 1980 e 90 ("uni-duni-tê, salamê minguê, sorvete colorê").

"Sobreleva destacar que a solução da controvérsia não pode se restringir à análise isolada das expressões Colores e Colorê, pois, se assim fosse, estar-se-ia relegando a um segundo plano o importante fato de que, se o primeiro signo é apenas um dos elementos da marca nominativa da recorrente (Yopa Colores), o segundo constitui o único elemento nominativo de uma marca mista – que congrega, portanto, também elementos figurativos com forte poder distintivo", concluiu a ministra ao reformar o acórdão do TRF2 e julgar improcedente a ação de nulidade.

Fonte: STJ - Superior Tribunal de Justiça

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