Marca Visa pode continuar a ser usada em laticínio, confirma STJ

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), por unanimidade, julgou improcedente ação rescisória ajuizada por Visa International Service Association e Visa do Brasil Empreendimentos Ltda. contra acórdão da Terceira Turma que negou pedido de proteção especial da marca Visa, diante da ausência de declaração que a reconhecesse como de alto renome.

No julgamento do REsp 951.583, os ministros da turma, com base no princípio da especialidade, concluíram pela possibilidade de existência da marca Visa Laticínios – de uma empresa da indústria alimentícia de Minas Gerais –, por não verificarem risco de confusão entre os consumidores quanto à origem dos produtos ou serviços.

Na ação rescisória, as empresas do grupo Visa alegaram que o acórdão da Terceira Turma violou a legislação, por condicionar a proteção especial de sua marca à renovação do registro como marca notória, nos termos do artigo 67 da Lei 5.772/1971 (revogada pela Lei 9.279/1996), ignorando que o artigo 233 da Lei 9.279/1996 proibiu expressamente a prorrogação de registros com esse status.

Marca notória

Para a relatora, ministra Isabel Gallotti, o fundamento jurídico do acórdão rescindendo foi o fato de não ter havido renovação do registro de marca notória e de não haver, na época, o reconhecimento de marca de alto renome em favor das empresas de cartão de crédito.

A ministra explicou que a determinação trazida pelo artigo 233 da Lei 9.279/1996 – de que os pedidos de declaração de notoriedade fossem arquivados e as declarações já concedidas pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) permanecessem em vigor pelo prazo de vigência restante – fez com que as marcas notórias continuassem valendo até o término do prazo que a lei anterior conferia (dez anos), mas sem prorrogação, "porque a nova lei não permitiu".

Assim, segundo a magistrada, após o vencimento da declaração de marca notória, a empresa interessada deveria dar início ao procedimento para obter o reconhecimento de sua marca como de alto renome, nos termos do artigo 125 da Lei 9.279/1996, da Resolução INPI/PR 107/2013 e anteriores, bem como do Manual de Marcas do INPI. Porém, segundo Isabel Gallotti, não foi isso o que ocorreu na hipótese analisada.

De acordo com a ministra, as informações do processo dão conta de que, durante a vigência do registro da marca notória, não estavam comprovadamente preenchidos os requisitos legais para a proteção especial em todas as classes. Além disso, ao tempo da entrada em vigor da nova lei, não havia declaração pelo INPI de alto renome para a marca Visa.

Procedimento específico

Isabel Gallotti explicou que, apesar de alguns precedentes do STJ tratarem marca notória e alto renome como mera continuidade sob nova denominação, o artigo 233 da Lei 9.279/1996, ao estabelecer a proibição da prorrogação de declaração de notoriedade, aponta para a extinção do instituto antigo. Para ela, do mesmo modo, a retirada da ressalva anteriormente constante do artigo 67 também corrobora a diferenciação dos institutos.

"Fosse uma mera continuidade do mesmo instituto sob novo nome, a lei nova certamente não impediria a prorrogação e faria a ressalva de que as marcas notórias passariam a viger na prorrogação com o estatuto de marcas de alto renome", observou.

A ministra disse ainda não haver impedimento para que, mesmo na vigência da marca notória, as empresas pedissem a declaração de alto renome.

"Ao contrário do que sustenta a requerente, o reconhecimento do alto renome exige procedimento específico, inicialmente incidental e posteriormente por meio de requerimento", completou a relatora.

Sem violação

Isabel Gallotti frisou que a interpretação do artigo 233 da Lei 9.279/1996 aponta para a convivência, durante o período de transição, dos dois institutos, cada qual com seu grau de proteção, conforme estabelecido na lei que regula a concessão desses status.

"Concedido o registro de marca notória na vigência da Lei 5.772/1971, perdurará até o seu fim com os elementos de proteção estabelecidos naquele diploma", afirmou.

A relatora ressalvou, no entanto, que o instituto de marca notória não pode ser prorrogado justamente porque deixou de existir com a mudança legislativa, devendo ser feita a solicitação para o reconhecimento de marca de alto renome, nos termos da nova lei.

A magistrada entendeu, assim, que não houve, no acórdão da Terceira Turma, nenhuma violação à literalidade do artigo 233 da Lei 9.279/1996, o que inviabiliza a pretensão de sua rescisão.

AÇÃO RESCISÓRIA Nº 4.623 - MG (2011/0020054-3)
RELATORA : MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
REVISOR : MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AUTOR : VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION
AUTOR : VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADO : LUIZ EDGARD MONTAURY PIMENTA - RJ046214
ADVOGADA : MARIANNA FURTADO DE MENDONÇA E OUTRO(S) - RJ114172
RÉU : INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS PAULIMINAS LTDA
ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ADRIANA PATRICIA CAMPOS PEREIRA - MG065071
EMENTA
AÇÃO RESCISÓRIA. MARCA NOTÓRIA. ALTO RENOME. VIOLAÇÃO A LITERAL
DISPOSIÇÃO DE LEI NÃO CARACTERIZADA. ERRO DE FATO NÃO
CONFIGURADO. PEDIDO IMPROCEDENTE.
1. Ação buscando rescindir julgado da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça,
que negou provimento a recurso especial, afastando a pretensão de proteção especial à
marca, por não haver registro de marca notória vigente, nem declaração do INPI
reconhecendo a marca como de alto renome.
2. O erro de fato que dá ensejo à ação rescisória deve ser apurado com base nos
documentos efetivamente constantes dos autos quando do julgamento proferido pelo
acórdão rescindendo (CPC/73, art. 485, IX). Impõe-se, também, não tenha havido
controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato (CPC/73, art. 485, §2º).
Precedentes.
3. Não viola literal disposição do art. 233 da Lei 9.279/96 o acórdão desta Corte Superior
que afasta a pretensão em recurso da recorrente, mantendo os provimentos de origem
que consignaram que a autora não possuía reconhecimento de "marca de alto renome"
ao tempo da lide e que, embora possuísse registro de "marca notória" já expirado, a
situação de fato não preenchia os requisitos do art. 67 da Lei 5.772/71 para a
concessão da proteção especial em todos os segmentos do mercado.
4. Ação rescisória cujo pedido se julga improcedente.
ACÓRDÃO
A Segunda Segunda Seção, por unanimidade, julgou improcedente a
ação rescisória, nos termos dos votos dos Srs. Ministros Relatora e Revisor. Os Srs.
Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, Moura Ribeiro, Nancy Andrighi, Luis
Felipe Salomão, Raul Araújo e Paulo de Tarso Sanseverino votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Sustentou oralmente, pelas autoras VISA INTERNATIONAL SERVICE
ASSOCIATION e VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA, a Dra. MARIANNA
FURTADO DE MENDONÇA.
Brasília/DF, 12 de maio de 2021(Data do Julgamento)
MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Relatora