STJ determina que empresa de Minas Gerais deixe de utilizar a marca Bristol

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) acolheu recurso da Bristol Administração de Hotéis e Condomínios, e determinou que a empresa Organizações Bristol (OrgBristol) deixe de utilizar a marca Bristol, relacionada a serviços de hotelaria. Entretanto, o colegiado admitiu que a OrgBristol mantenha o seu nome empresarial em Minas Gerais, desde que a designação não desempenhe a função de marca.

Como resultado do provimento do recurso, a OrgBristol também foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 25 mil.

"As duas partes exploram, sob o mesmo signo, especificamente os serviços de hotelaria, o que torna evidente o risco de confusão, porquanto ambas se apresentam perante o público consumidor como hotéis Bristol", afirmou o relator do recurso especial, ministro Paulo de Tarso Sanseverino.

O recurso da Bristol Administração de Hotéis e Condomínios foi interposto no STJ contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG) que negou o pedido de exclusividade sobre a marca Bristol. Inicialmente, o TJMG entendeu que o registro de marca da empresa havia sido anulado, o que impediria a declaração de exclusividade; posteriormente, em razão de decisão da Justiça Federal que restabeleceu o registro, o tribunal estadual considerou que esse fato não era suficiente para garantir o direito exclusivo de uso, já que se tratava de marca genérica.

Justiça estadual não pode declarar a nulidade

O ministro Paulo de Tarso Sanseverino citou precedentes do STJ no sentido da incompetência da Justiça estadual para reconhecer nulidade de registro de marcas, motivo pelo qual o registro deve ser considerado plenamente em vigor.

"O tribunal de origem, ao reconhecer o caráter genérico – logo, não registrável – da marca em questão, acabou por desconsiderar o registro já restaurado e vigente, cuja nulidade a Justiça estadual não é competente para reconhecer, nem mesmo de forma incidental, apenas podendo ser declarada pela Justiça Federal", afirmou.

O magistrado destacou, também, que a marca registrada pela Bristol Administração de Hotéis e Condomínios tem proteção prevista no artigo 129 da Lei de Propriedade Industrial (LPI), com o direito de uso exclusivo do signo em todo o território nacional para identificar serviços de hotelaria.

Entre as razões para reconhecer a proteção da marca, o relator também destacou que o signo estava sendo utilizado pelas Organizações Bristol para designar serviços que estavam enquadrados dentro da mesma classe e subclasse da Bristol Administração de Hotéis e Condomínios no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) – quadro que também inviabiliza a possibilidade de coexistência das marcas.

Proteção ao nome empresarial

Quanto ao fato de que as Organizações Bristol utilizavam o signo como marca e como nome empresarial desde 1997, o relator explicou que a empresa apenas poderia alegar o direito de precedência perante o INPI, em ação própria perante a Justiça Federal. Por isso, afirmou o ministro, o caso não poderia ser examinado na Justiça Estadual, nem mesmo sob a alegação de nulidade da marca com fundamento no inciso V do artigo 124 da LPI, por reproduzir nome empresarial.

No entanto, Sanseverino ressaltou que ao nome empresarial também é conferida proteção jurídica, porém apenas dentro do território do estado em que foi registrado. Como o nome empresarial OrgBristol é anterior ao registro da marca Bristol no INPI, o relator concluiu que a empresa tem o direito de continuar usando a expressão Bristol, desde que integrada pelos demais elementos componentes de seu nome e que sua utilização se limite à finalidade do nome empresarial.

RECURSO ESPECIAL Nº 1826832 - MG (2019/0206868-8)
RELATOR : MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO
RECORRENTE : BRISTOL ADMINISTRACAO DE HOTEIS E
CONDOMINIOS LTDA
ADVOGADOS : SAMIA BATISTA AMIN E OUTRO(S) - MG042338
GIOSER ANTONIO OLIVETTE CAVET - PR029594
RECORRIDO : ORGBRISTOL ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA
ADVOGADOS : MARCELO EBDER DOS SANTOS - MG131303
FRANCISCO AUGUSTO DE CARVALHO E OUTRO(S) -
MG056345N
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL. DIREITO MARCÁRIO. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE
MARCA E DE INDENIZAÇÃO PELA SUA UTILIZAÇÃO INDEVIDA. MARCA
“BRISTOL HOTELARIA” DEVIDAMENTE REGISTRADA PARA SERVIÇOS DE
HOTELARIA. REGISTRO, ANTES ANULADO, POSTERIORMENTE
RESTITUÍDO PELO TRF2. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO,
AINDA QUE INCIDENTAL, DA NULIDADE DO REGISTRO PELA JUSTIÇA
ESTADUAL. UTILIZAÇÃO DA MARCA PARA SERVIÇOS IDÊNTICOS.
BRISTOL HOTÉIS. OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA MARCA. DIREITO DE
PRECEDÊNCIA QUE DEVE SER ARGUIDO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL.
NOME EMPRESARIAL REGISTRADO NA JUCEMG ANTERIORMENTE AO
REGISTRO DA MARCA EM QUESTÃO. NECESSIDADE DE CONVIVÊNCIA.
1. Ação proposta com o objetivo de impedir a demandada de utilizar a expressão
“BRISTOL”, acompanhada ou não de outras expressões, para serviços de
hotelaria, bem como de condená-la a reparar os danos morais e patrimoniais
decorrentes da sua utilização indevida.
2. Registro da autora, que fora anulado administrativamente pelo INPI, foi
posteriormente restabelecido antes do julgamento do recurso de apelação pelo
Tribunal de origem, que concluiu, no entanto, que a marca registrada seria
genérica.
3. Incompetência da Justiça Estadual para reconhecer a invalidade, ainda que
incidentalmente, de marca registrada, à luz do art. 175 da Lei n. 9.279/96.
Jurisprudência pacífica desta Corte.
4. Direito de precedência e impossibilidade de registro, como marca, de nome
empresarial alheio que, por ensejarem a própria nulidade do registro marcário,
que devem ser necessariamente arguidos em ação própria perante a Justiça
Federal.
5. Caso concreto em que, estando vigente o registro da marca “BRISTOL
HOTELARIA”, a utilização não autorizada por terceiros das marcas “REDE
BRISTOL”, “BRISTOL HOTELS” ou “BRISTOL HOTÉIS”, “B BRISTOL” e
“REDE BRISTOL HOTÉIS”, “B BRISTOL HOTELS” para designar serviços de
hotelaria configura evidente violação do art. 129 da LPI, porquanto, utilizada a
mesma marca para serviço não apenas semelhante ou afim, mas idêntico, mostra-se
evidente a possibilidade de confusão ou de associação.
6. A preexistência do nome empresarial “ORGBRISTOL – ORGANIZAÇÕES
BRISTOL LTDA”, registrado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
antes do registro da marca da ré, impõe a convivência desses direitos, devendo, no
entanto, o nome empresarial ser utilizado exclusivamente para a finalidade à qual
ele se destina, e não com a função de marca. Precedente.
7. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça,
por unanimidade, dar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do(a)
Sr(a) Ministro(a) Relator(a).
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze,
Moura Ribeiro e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília, 25 de maio de 2021.
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO
Relator