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Confirmada anulação das marcas Doralflex e Neodoralflex por conflito com registro do Dorflex

Fonte: STJ - Superior Tribunal de Justiça

Por constatar a possibilidade de confusão entre os consumidores e de associação errônea com o analgésico Dorflex – marca com registro mais antigo –, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) manteve acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) que anulou as marcas Doralflex e Neodoralflex, de propriedade da Pharmascience Laboratórios Ltda.

Ao rejeitar o recurso especial da Pharmascience, por maioria de votos, o colegiado levou em consideração, entre outros pontos, que as marcas em conflito identificam medicamentos para a mesma finalidade terapêutica; que o registro da marca Doralflex foi solicitado 40 anos depois do registro da marca Dorflex, e que o remédio mais antigo tem expressiva notoriedade perante o público brasileiro.

O relaxante muscular Dorflex, produzido pelo laboratório Sanofi, é o medicamento mais vendido do Brasil, de acordo com estudo da Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa (Interfarma).

Na ação, a Sanofi questionou os registros concedidos pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) aos dois medicamentos da Pharmascience. O pedido de nulidade foi julgado procedente em primeira instância, em sentença mantida pelo TRF2.

Segundo o tribunal, os acréscimos das partículas "al" e "neo" aos radicais "dor" e "flex" não conferiam grau de distinção suficiente às marcas impugnadas, fato que impediria a possibilidade de coexistência entre elas e o Dorflex.

Flexibilidade

Por meio de recurso especial, a Pharmascience alegou que, no segmento farmacêutico, a colisão entre marcas deve ser analisada de forma mais flexível, de modo que não poderia ser conferido o direito de exclusividade para expressões genéricas, como no caso dos autos.

Além disso, a empresa defendeu a possibilidade de convivência quando as marcas são formadas por termos que fazem referência ao componente principal do medicamento.

Composição única

A relatora do recurso, ministra Nancy Andrighi, lembrou que, nos termos do artigo 124 da Lei de Propriedade Industrial, a violação do direito de exclusividade conferido pelo registro de marca fica caracterizada quando, para designar produtos ou serviços, são utilizados sinais que possam gerar confusão no consumidor ou que permitam associação com marca anteriormente registrada.

Entre os critérios próprios para verificar eventual violação, a relatora destacou o grau de distintividade das marcas, o grau de semelhança entre elas, o tempo de convivência e a natureza dos produtos ou serviços oferecidos.

Em relação ao grau de distinção, a ministra apontou que a marca Dorflex é formada por expressões passíveis de serem classificadas como de menor grau distintivo, pois se trata de termos de natureza comum, que guardam relação com o produto – destinado ao alívio da dor. Entretanto, a relatora lembrou que o processo de justaposição dessas partículas comuns, formando uma nova expressão, foi tido como suficiente para conferir distintividade à marca, o que permitiu seu registro no INPI.

"Não se pode, portanto, como pretende a recorrente, analisar o registro em questão somente após decompor os elementos que o integram. Deve-se atentar, principalmente, ao novo termo resultante do processo de formação da marca, cuja força é capaz de lhe imprimir suficiente distintividade", afirmou a ministra.

Confusão

Em seu voto, Nancy Andrighi também lembrou que o registro da marca Dorflex ocorreu quatro décadas antes do depósito da marca Doralflex. Assim, no momento do início do processo de registro pela Pharmascience, o medicamento anterior já era amplamente reconhecido pelo público consumidor brasileiro.

"Com efeito, o uso das marcas Doralflex e Neodoralflex, considerando o exame do acervo probatório levado a cabo pelos juízos de primeiro e segundo graus, revela circunstância que implica violação dos direitos da recorrida, configurando hipótese de confusão e associação indevida, sobretudo porque presentes elementos que permitem inferir que o consumidor pode se confundir, comprando um medicamento pelo outro, ou, ainda, acreditar que os produtos por elas designados estejam de alguma forma conectados à sociedade empresária adversa", concluiu a relatora ao manter a nulidade dos registros.

RECURSO ESPECIAL Nº 1.848.648 - RJ (2019/0162455-2)
RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : PHARMASCIENCE INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
OUTRO NOME : PHARMASCIENCE LABORATÓRIOS LTDA
ADVOGADOS : VALESKA SANTOS GUIMARÃES E OUTRO(S) - RJ080439
VICENTE NOGUEIRA - RJ020904
DANIEL VALUANO BARROS MOORE - RJ164208
RECORRIDO : AVENTISUB II INC
OUTRO NOME : SANOFI - AVENTIS FARMACEUTICA LTDA
ADVOGADOS : JOÃO VIEIRA DA CUNHA - SP183403
JACQUES LABRUNIE - SP112649
VICENTE DE MOURA ROSENFELD - SP286838
JADDY MARIA ALVES PEREIRA MESSIAS E OUTRO(S) - SP400938
INTERES. : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE
REGISTRO DE MARCA. DORFLEX / DORALFLEX / NEODORALFLEX. IMPOSSIBILIDADE
DE CONVIVÊNCIA. CONFUSÃO ENTRE CONSUMIDORES.
ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES.
1. Ação ajuizada em 8/7/2013. Recurso especial interposto em 3/12/2018.
Autos conclusos à Relatora em 4/10/2019.
2. O propósito recursal é verificar a higidez dos atos administrativos que
concederam as marcas DORALFLEX e NEODORALFLEX à recorrente.
3. Para que fique configurada a violação de marca, é necessário que o uso
dos sinais distintivos impugnados possa causar confusão no público
consumidor ou associação errônea, em prejuízo ao titular da marca
supostamente infringida. Precedentes.
4. De acordo com as disposições técnicas consolidadas no Manual de Marcas
do INPI, “termos que, isoladamente, não possuem distintividade para
assinalar os produtos ou serviços reivindicados podem ser combinados de
modo a formar conjuntos passíveis de registro em vista do caráter distintivo
da combinação resultante”.
5. Diante do contexto dos autos, e a partir da interpretação conferida à
legislação de regência pela jurisprudência consolidada desta Corte,
impõe-se concluir que as circunstâncias fáticas da hipótese – grau de
semelhança entre as expressões confrontadas, possibilidade de confusão ou
associação errônea pelos consumidores, tempo de existência da marca
violada, utilização das expressões para designação de produtos afins –
impõem o decreto de nulidade dos registros da recorrente.
6. O reexame de fatos e provas é vedado em recurso especial. Súmula 7/STJ
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Terceira
Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas
taquigráficas constantes dos autos Renovando o julgamento, após o voto-desempate do
Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, por maioria, negar provimento ao recurso
especial nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Votaram vencidos os Srs. Ministros
Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro. Os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Dr(a). DANIEL VALUANO BARROS MOORE, pela parte RECORRENTE:
PHARMASCIENCE INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
Dr(a). JOÃO VIEIRA DA CUNHA, pela parte RECORRIDA: AVENTISUB II INC
Brasília (DF), 19 de maio de 2020(Data do Julgamento)
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora

Fonte: STJ - Superior Tribunal de Justiça

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