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Empresa de engenharia tem negado pedido de utilização exclusiva da marca Racional

Fonte: STJ - Superior Tribunal de Justiça

A Quarta Turma do Superior Tribunal Justiça (STJ) negou pedidos da empresa Racional Engenharia para utilização exclusiva da palavra "racional" e, por consequência, de abstenção de uso de tal expressão como marca e no nome comercial pela Racional Indústria de Pré-fabricados. Por unanimidade, o colegiado entendeu que um vocábulo semelhante no nome das empresas não é suficiente para causar confusão entre os clientes.

Na origem, trata-se de duas ações: uma com pedido de abstenção definitiva do uso da marca Racional, sob pena de pagamento de multa no valor de R$ 1 mil por dia de descumprimento da determinação; e outra de natureza indenizatória, com pedido liminar específico de busca e apreensão de materiais contendo a expressão "racional". A empresa de engenharia, autora das ações, alegava também que as atividades desenvolvidas no ramo da construção pela empresa de pré-fabricados são semelhantes.

Os dois pedidos foram julgados improcedentes pela 14ª Vara Cível de Curitiba. O juiz entendeu que o nome comercial da autora não goza de proteção especial e que não houve uso indevido da marca Racional – já que as empresas, atuando em ramos distintos, a registraram em classes diferentes.

A sentença foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR), que concluiu também que o prazo de validade do registro da marca Racional expirou em 2002.

Em recurso especial, a empresa de engenharia alegou que a proteção conferida às marcas pelo artigo 129 da Lei 9.279/1996 não está restrita à classe de produtos em que foi registrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) – o que lhes garantiria a exclusividade no uso, inclusive, para produtos semelhantes e afins, nos termos do artigo 124, inciso XIX, da Lei de Propriedade Industrial.

Reexame de provas

O relator na Quarta Turma, ministro Antonio Carlos Ferreira, afirmou que o registro da marca foi extinto em decorrência do fim do prazo de vigência, em 2002 (artigo 142, inciso I, da Lei 9.279/1996), e que não há como, em recurso especial, reexaminar provas juntadas em segundo grau para aferir se a empresa recorrente conseguiu a prorrogação do registro pela via administrativa.

"O tribunal de origem, com base nas provas dos autos, concluiu que os nomes comerciais das empresas litigantes não geram confusão entre os clientes, destacando que tais pessoas jurídicas se encontram sediadas, respectivamente, em São Paulo e em Curitiba, coexistem desde 1989 e possuem atividades diversas, embora relacionadas à construção civil", destacou o ministro.

Segundo Antonio Carlos Ferreira, nem na sentença nem no acórdão do TJPR há indicação de fatos que demonstrem concorrência desleal ou efetivo desvio de clientela, e rever tais questões também exigiria reexame de provas, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

"Ademais, no nome comercial da ré consta a específica área de atuação no mercado de pré-fabricados, o que facilmente a distingue da abrangente atuação da autora no mercado da construção civil" – concluiu o ministro, observando que confundir as duas empresas em razão da palavra comum no nome seria um erro grosseiro.

RECURSO ESPECIAL Nº 1.154.627 - PR (2009/0146272-6)
RELATOR : MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE : RACIONAL ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS : CANDIDO RANGEL DINAMARCO E OUTRO(S) - SP091537
JOSE ROBERTO D´ AFFONSECA GUSMÃO E OUTRO(S) - SP066511
JOÃO VIEIRA DA CUNHA E OUTRO(S) - SP183403
RECORRIDO : RACIONAL INDÚSTRIA DE PRÉ-FABRICADOS LTDA
ADVOGADO : NELSON ANTÔNIO GOMES JUNIOR E OUTRO(S) - PR021773
EMENTA
PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÕES ORDINÁRIAS. MARCA "RACIONAL".
REGISTRO EXTINTO. PRAZO DE VIGÊNCIA EXPIRADO. REQUERIMENTO
DE PRORROGAÇÃO. EFEITOS. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973
NÃO ALEGADA. NOMES COMERCIAIS "RACIONAL ENGENHARIA LTDA." E
"RACIONAL INDÚSTRIA DE PRÉ-FABRICADOS LTDA.". CONFUSÃO NÃO
COMPROVADA. COINCIDÊNCIA DE UM ÚNICO VOCÁBULO. PALAVRA DE
USO COMUM. PROTEÇÃO NA CIRCUNSCRIÇÃO DA UNIDADE
FEDERATIVA DE COMPETÊNCIA DA JUNTA COMERCIAL (ART. 1.166 DO
CC/2002). SÚMULAS N. 7 DO STJ E 284 DO STF.
1. Extinto o registro da marca em decorrência do fim do prazo de sua
vigência, em 2002 (art. 142, I, da Lei n. 9.279/1996 – Lei de Propriedade
Industrial), o titular de tal marca perde seus direitos. No presente caso, não
há como reexaminar os elementos fático-probatórios com o propósito de
aferir se a recorrente obteve sucesso administrativamente na prorrogação
do registro da marca "RACIONAL". Como o Tribunal não se manifestou
sobre esses documentos no julgamento dos embargos de declaração,
caberia à recorrente invocar violação do art. 535 do CPC/1973, o que não
fez. Incidência das vedações contidas nas Súmulas n. 7 do STJ e, por
analogia, 284 do STF.
2. Recurso especial que não menciona nenhum dispositivo legal – supostamente contrariado – que disponha sobre a alegação da recorrente
de ser "intuitivo" que o registro da marca permanece válido durante o
trâmite do respectivo pedido de prorrogação. A norma do art. 142, I, da Lei
n. 9.279/1996, além de ter sido mencionada de passagem, apenas
estabelece uma das hipóteses de extinção do registro. Aplicação, por
analogia, da Súmula n. 284 do STF.
3. Caso em que o Tribunal de origem, com base nas provas dos autos,
concluiu que os nomes comerciais das empresas litigantes, "Racional
Engenharia Ltda." e "Racional Indústria de Pré-Fabricados Ltda.", não
geram confusão entre os clientes, destacando que tais pessoas jurídicas (i)
encontram-se sediadas, respectivamente, em São Paulo – SP e em Curitiba – PR, (ii) coexistem desde 1989 e (iii) possuem atividades diversas, embora
relacionadas à construção civil. Incidência da Súmula n. 7 do STJ.
4. Ausente na sentença e no acórdão recorrido a indicação de fatos ou de
atos praticados pela recorrida que impliquem concorrência desleal e efetivo
desvio de clientela, acrescento que eventual e pontual equívoco por parte
de terceiro constitui erro grosseiro, sobretudo porque os nomes da autora e
da ré são muito diferentes, havendo coincidência de um único vocábulo, de
uso comum, e foram constituídas em diversas unidades da federação.
Ademais, no nome comercial da ré consta a específica área de atuação no

mercado de "pré-fabricados", o que facilmente a distingue da abrangente
atuação da autora no mercado da construção civil.
5. "A tutela ao nome comercial se circunscreve à unidade federativa de
competência da junta comercial em que registrados os atos constitutivos da
empresa, podendo ser estendida a todo o território nacional desde que seja
feito pedido complementar de arquivamento nas demais juntas comerciais"
(REsp n. 1.184.867/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, DJe de 6/6/2014). No presente caso, não consta que o ato
constitutivo da autora foi arquivado em diferentes entes federativos nem há
notícia de que tenha sido requerida proteção nacionalmente. Incidência da
Súmula n. 83 do STJ.
6. Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido.
ACÓRDÃO
A Quarta Turma, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e,
nesta parte, negou-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs.
Ministros Marco Buzzi (Presidente), Luis Felipe Salomão, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Sustentação Oral: Dr(a). JOÃO VIEIRA DA CUNHA, pela parte
RECORRENTE: RACIONAL ENGENHARIA LTDA.
Brasília-DF, 20 de agosto de 2019 (Data do Julgamento)
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA
Relator

Fonte: STJ - Superior Tribunal de Justiça

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