Negado pedido do McDonald’s para cancelar registro da marca Mac D’Oro

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) rejeitou um pedido da rede de lanchonetes McDonald's para cancelar o registro da marca Mac D'Oro, por entender que não há possibilidade de confusão entre os consumidores. A rede internacional McDonald's atua no setor de fast-food, e a Mac D'Oro é uma empresa que vende oleaginosas como nozes, amêndoas e castanhas.

No recurso especial, o McDonald's afirmou que é titular de diversas marcas formadas pelas expressões Mc e Mac, tais como McDonald's e Big Mac, e por isso teria o direito de impedir o uso da marca Mac D'Oro, pois esta constituiria imitação flagrante de seus sinais distintivos.

O pedido foi julgado improcedente em primeira instância. Ao julgar a apelação, o Tribunal Federal Regional da 2ª Região (TRF2) anulou a marca da Mac D'Oro por entender que ela teria se aproveitado indevidamente do sucesso da empresa norte-americana, o que caracterizaria concorrência parasitária.

Ao analisar embargos de divergência interpostos pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), o TRF2 concluiu que é possível a convivência das marcas. O TRF2 lembrou que a proteção especial de alto renome foi conferida à marca McDonald's aproximadamente dez anos após o depósito da marca Mac D'Oro.

Amendoins versus hambúrgueres

Segundo a relatora do caso no STJ, ministra Nancy Andrighi, o uso da marca Mac D'Oro não implica, ao menos potencialmente, violação dos direitos do McDonald's, "não configurando hipótese de aproveitamento parasitário, desvio de clientela ou diluição do poder distintivo de seus sinais, sobretudo porque ausentes elementos que permitam inferir que o consumidor possa acreditar que os produtos por ela designados estejam de alguma forma conectados àqueles comercializados pela parte adversa".

A ministra lembrou que para configurar a violação de marca é necessário que o uso dos sinais distintivos impugnados possa causar confusão no público consumidor ou associação errônea, em prejuízo do titular da marca supostamente usurpada.

Nancy Andrighi disse que não se sustenta o argumento de confusão entre as marcas invocado pelo McDonald's, segundo o qual o produto comercializado pela Mac D'Oro também poderia ser encontrado na rede de lanchonetes, pois a sobremesa McSundae utiliza amendoim em sua composição.

"Apesar do longo tempo de convivência entre as marcas em conflito (ao menos desde 1995, ano do depósito da marca Mac D'Oro), sequer foram deduzidas alegações no sentido de que algum consumidor tenha sido confundido", afirmou a relatora.

Ela ressaltou que, na hipótese de ter havido, em algum momento, confusão ou associação errônea entre as marcas, o decurso desses anos de coexistência teria sido suficiente para que surgissem provas nesse sentido.

Baixa distintividade

Além disso, a ministra lembrou que, caso seja constatado que se trata de marca fraca, dotada de baixa distintividade, o titular deve suportar o ônus da coexistência, "pois optou por desfrutar da vantagem advinda da incorporação à marca de elemento relacionado ao próprio produto ou serviço". É o caso das expressões Mc e Mac, utilizadas pela rede norte-americana.

Segundo a ministra, apesar da semelhança visual, gráfica e fonética das marcas, nem mesmo a reprodução integral de elementos nominativos é circunstância suficientemente apta, por si só, para justificar a decretação de nulidade de registro.

"Vale mencionar, ademais, que não foi controvertido pela recorrente o fato alegado na contestação de que o termo Mac, adotado como parte do nome empresarial do recorrido e da marca impugnada, constitui, na verdade, abreviatura da expressão macadâmia, principal produto por ele comercializado."

Alto renome

Outro argumento rejeitado pela Terceira Turma foi a respeito da proteção especial conferida aos registros de marca de alto renome – obtida pelo McDonald's dez anos após o início do processo de registro da Mac D'Oro.

"A declaração do alto renome não pode retroagir para atingir registros anteriores obtidos de boa-fé por terceiros, devendo seu titular suportar o ônus da convivência", resumiu a ministra ao destacar que essa é a jurisprudência do STJ acerca da aplicabilidade da regra do artigo 125 da Lei de Propriedade Industrial.

RECURSO ESPECIAL Nº 1.799.164 - RJ (2018/0182702-6)
RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : MCDONALD'S INTERNACIONAL PROERTY COMPANY LTD
ADVOGADOS : CAIO RICHA DE RIBEIRO E OUTRO(S) - RJ176183
ROBERTA DE MAGALHÃES FONTELES CABRAL - RJ133459
ROBERTA XAVIER DA SILVEIRA CALAZANS - RJ103650
LUCAS MAYOL DE ALVARENGA - RJ205551
PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS - DF056343
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADOR : ANDRÉ GUSTAVO B MOTA - DF015732
RECORRIDO : MAC D ORO COML/ LTDA ME
ADVOGADO : RENATA CURI BAUAB - SP083332
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO
DE MARCA. EMBARGOS INFRINGENTES. CABIMENTO. ALTO RENOME. PROTEÇÃO
ESPECIAL. EFEITOS EX NUNC. POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE
CONFUSÃO ENTRE CONSUMIDORES OU DE ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Ação ajuizada em 31/5/2010. Recurso especial interposto em 5/4/2017. Autos
conclusos à Relatora em 10/8/2018.
2. O propósito recursal é verificar (i) o cabimento dos embargos infringentes
interpostos pelo INPI perante o TRF - 2ª Região e (ii) a higidez do ato administrativo
que concedeu a marca MAC D'ORO ao recorrido.
3. Conforme ressaltado pela Corte de origem, os embargos infringentes interpostos
pelo INPI, embora concisos em suas razões, contêm exposição clara e específica
acerca dos pontos de insatisfação e dos fundamentos que conduziriam, no seu
entender, à modificação do acórdão embargado. Não há que se falar, por
conseguinte, em ausência de fundamentação ou em violação ao princípio da
dialeticidade.
4. A pretensão deduzida pelo recorrente fundamenta-se na alegação de que ele, na
condição de titular de diversas marcas formadas pelas expressões MC e MAC (tais
como MCDONALD'S e BIG MAC), tem o direito de obstar que o recorrido continue a
utilizar sua marca, MAC D'ORO, pois tal expressão constituiria imitação flagrante de
seus sinais distintivos.
5. Para que fique configurada a violação de marca, é necessário que o uso dos sinais
distintivos impugnados possa causar confusão no público consumidor ou
associação errônea, em prejuízo ao titular da marca supostamente infringida.
6. A declaração do alto renome não pode retroagir para atingir registros anteriores
obtidos de boa-fé por terceiros, devendo seu titular suportar o ônus da
convivência. Precedente.
7. Conforme decidido por esta Corte Superior, a análise de eventual colidência de
registros marcários deve passar pelo exame dos seguintes critérios principais: (i)
grau de distintividade intrínseca das marcas; (ii) grau de semelhança entre elas; (iii)
tempo de convivência no mercado; (iv) espécie dos produtos em cotejo; (v) diluição.

8. Tais critérios devem ser sopesados à vista das circunstâncias específicas da
hipótese, não se podendo estabelecer juízos objetivos a priori sobre a relevância em
abstrato de cada um deles.
9. Diante do contexto fático delineado pelo acórdão recorrido e a partir da
interpretação conferida à legislação de regência pela jurisprudência consolidada
nesta Corte, impõe-se concluir que as circunstâncias específicas da hipótese
concreta – grau de distintividade/semelhança, utilização da marca em produtos
diversos, ausência de confusão ou associação errônea pelos consumidores, tempo
de coexistência – impedem que se reconheça que a marca registrada pelo recorrido
deva ser anulada.
10. A análise de eventual diluição do poder de distintividade das marcas do
recorrente esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.
11. Ademais, a proteção contra diluição, degeneração ou vulgarização (fenômeno
caracterizado pela perda progressiva da força distintiva dos sinais registrados) é
aplicável unicamente em benefício de marcas notórias ou de alto renome,
circunstância que somente foi reconhecida à expressão MCDONALD'S dez anos
depois do depósito da marca do recorrido.
12. O uso da marca MAC D'ORO, malgrado os registros antecedentes das marcas
titularizadas pelo recorrente, não revela circunstância que implique, ao menos
potencialmente, violação dos direitos deste, não configurando hipótese de
aproveitamento parasitário, desvio de clientela ou diluição do poder distintivo de
seus sinais, sobretudo porque ausentes elementos que permitam inferir que o
consumidor possa acreditar que os produtos por ela designados estejam de alguma
forma conectados àqueles comercializados pela parte adversa.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Terceira
Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas
taquigráficas constantes dos autos, por unanimidade, negar provimento ao recurso
especial nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Paulo de Tarso
Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram
com a Sra. Ministra Relatora. Dr(a). LUIZ HENRIQUE O. DO AMARAL, pela parte
RECORRENTE: MCDONALD'S INTERNACIONAL PROERTY COMPANY LTD
Brasília (DF), 13 de agosto de 2019(Data do Julgamento)
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora