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Empresa de consultoria em direito desportivo pode registrar marca na categoria de serviços jurídicos

Fonte: STJ - Superior Tribunal de Justiça

Os serviços de consultoria em direito desportivo não são privativos de advogados, e, portanto, uma empresa desse ramo, ainda que sem advogados, pode registrar uma marca na classe 42 da Classificação de Nice, já que tal classe, utilizada internacionalmente, não engloba exclusivamente atividades restritas a advogados.

Com esse entendimento, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) deu parcial provimento ao recurso de uma empresa de consultoria desportiva para julgar improcedente o pedido de declaração de nulidade da marca Praxis, registrada pela empresa em 2001 no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

No caso analisado, a Saraiva Livreiros Editores S.A. entrou com um pedido para declarar a nulidade da marca Praxis registrada pela empresa de consultoria desportiva, já que postulava administrativamente no INPI registrar a mesma expressão na classe internacional 9, destinada a programas de computador.

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) reformou a sentença, julgou procedente o pedido da Saraiva e declarou a nulidade do registro anteriormente feito pela empresa de consultoria desportiva por entender que a mesma não poderia ter registrado a marca na categoria destinada a serviços jurídicos, que seriam exclusivos de advogados.

Segundo a ministra Nancy Andrighi, relatora do recurso no STJ, a conclusão do tribunal de origem é inviável, já que a classe 42 de registros não engloba exclusivamente atividades restritas a advogados.

Ramo peculiar

De acordo com a magistrada, o direito desportivo é peculiar pelo fato de que os órgãos encarregados da distribuição da justiça especializada não integram o sistema judiciário estatal – ostentam natureza administrativa e estão ligados ao Poder Executivo (Ministério dos Esportes). Além disso, o bacharelado em direito sequer figura como condição imprescindível para acesso à função de membro dos Tribunais de Justiça Desportiva.

Nancy Andrighi frisou que um aspecto não poderia ser isolado do contexto para justificar a anulação do registro concedido à empresa de consultoria.

“Ademais, dado o leque de atividades desenvolvidas pela recorrente com vistas a alcançar o objetivo social de proporcionar a formação e preparação de recursos humanos para o desenvolvimento do desporto, destoa da razoabilidade eleger apenas uma delas para, isoladamente do contexto maior em que inserida, justificar a anulação de seu registro marcário concedido há mais de 17 anos”, disse.

Quanto ao veto do registro Praxis postulado pela Saraiva na categoria de programas de computador, a ministra explicou que ele ainda está sob análise administrativa do órgão competente, sendo vedado ao Judiciário interferir nesse processo para vedar a concessão do possível registro em outra categoria.

RECURSO ESPECIAL Nº 1.736.835 - RJ (2017/0314599-8)
RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : PRAXIS CONSULTORIA E INFORMACAO DESPORTIVA
S/C LTD
ADVOGADOS : JOSE ANTONIO BALIEIRO LIMA - SP103745
LUÍS FELIPE BALIEIRO LIMA - SP142981
RECORRIDO : SARAIVA SA LIVREIROS EDITORES
ADVOGADOS : CLÁUDIO ROBERTO BARBOSA - SP133737
NANCY SATIKO CAIGAWA - SP198276
RAFAEL LACAZ AMARAL - RJ112096
LUCAS RIBEIRO VIEIRA REZENDE - SP390929
INTERES. : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO
MARCÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO E AÇÃO
DECLARATÓRIA DE AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS NA ÁREA JURÍDICA. DIREITO DESPORTIVO. VIOLAÇÃO
DO ART. 128, § 1º, DA LPI. NÃO OCORRÊNCIA. EXPRESSÃO DE USO
COMUM OU GENÉRICO. MARCA EVOCATIVA. AUSÊNCIA DE
IMPEDIMENTO REGISTRAL. CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DA
HIPÓTESE. PRETENSÃO RECONVENCIONAL. INVIABILIDADE.
PRINCÍPIO DA HARMONIA E SEPARAÇÃO DE PODERES.
1. Ação de nulidade ajuizada em 21/10/2003. Recurso especial interposto
em 18/10/2013 e concluso ao Gabinete em 12/1/2018.
2. O propósito recursal é verificar a higidez do ato administrativo que
concedeu o registro da marca “PRAXIS” à recorrente e os efeitos do
resultado dessa análise sobre o trâmite do pedido de registro da mesma
expressão pela recorrida perante o INPI.
3. Considerando-se o fato de a Classe 42 da NCL(7) não servir para
identificar exclusivamente serviços privativos da advocacia, bem como as
especificidades ínsitas ao Direito Desportivo, cuja Justiça especializada
ostenta natureza administrativa, é de se concluir que a prestação de
consultorias e informações nessa área, pela recorrente, não pode ser tida – exceto se devida e casuisticamente comprovado, circunstância não
ventilada no acórdão recorrido – como atividade que viola os ditames do
art. 1º, II, da Lei 8.906/94 e 4º, parágrafo único, do Regulamento Geral do
Estatuto da Advocacia e da OAB.
4. Como consectário, o ato concessivo do registro marcário impugnado
não apresenta a nulidade apontada, pois foram cumpridos os requisitos
exigidos pelo art. 128, § 1º, da Lei de Propriedade Industrial.
5. A marca em questão (PRAXIS) não se enquadra na definição de
marca evocativa, na medida em que seu elemento nominativo não se
relaciona com as características ou com a função dos serviços prestados
por seu titular.
6. A regra do art. 124, VI, da LPI não inviabiliza, a priori, o registro de
sinais comuns ou vulgares, devendo-se analisar, cumulativamente, se

tais expressões guardam relação com o produto ou o serviço que a
marca visa distinguir ou se elas são empregadas comumente para
designar alguma de suas características, circunstâncias não verificadas
no particular.
7. À míngua de qualquer notícia apontando para a ocorrência de
ilegalidades praticadas pelo INPI no curso da tramitação do procedimento
administrativo registral iniciado pela recorrida, tem-se que inexiste razão
jurídica apta a justificar a interferência do Judiciário na espécie, sob risco
de ofensa ao princípio da independência e harmonia entre os Poderes.
8. Recurso especial parcialmente provido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da
Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e
das notas taquigráficas constantes dos autos, por unanimidade, dar parcial
provimento ao recurso especial nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os
Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura
Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Impedido o Sr. Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino. Dr(a). NANCY SATIKO CAIGAWA, pela parte RECORRIDA:
SARAIVA SA LIVREIROS EDITORES.
Brasília (DF), 19 de junho de 2018(Data do Julgamento)
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora

Fonte: STJ - Superior Tribunal de Justiça

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