Hering mantém direito de uso exclusivo da marca

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) não conheceu de recurso das Lojas Hering S.A. e, com isso, manteve decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC) que reconheceu a Cia. Hering como real detentora do direito sobre a marca Hering e sobre o sinal figurativo caracterizado por dois peixinhos, além de fixar indenização pelo uso indevido das marcas.

Em 1999, tanto a Cia. Hering quanto as Lojas Hering S.A. entraram com ações na Justiça disputando a marca. O TJSC entendeu que já estava prescrito o direito da Cia. Hering de reivindicar exclusividade e, assim, permitiu o uso da marca pelas duas empresas.

A Cia. Hering recorreu ao STJ, que afastou a prescrição e devolveu o processo para que o TJSC analisasse o mérito. O tribunal estadual, então, deu ganho de causa à Cia Hering, detentora do registro perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

Em recurso especial contra esse novo acórdão do TJSC, entre várias teses, as Lojas Hering afirmaram que o uso de seu nome comercial não decorreu de mera liberalidade. Na separação legal das empresas, em 1950, ela ficou com o fundo de comércio, o nome, a marca e a sede comercial, cabendo à Cia. Hering a fabricação dos produtos e o valor recebido por parte do acervo da seção de vendas.

Segundo as Lojas Hering, a Cia. Hering posteriormente avançou na sua área, começando a vender produtos diretamente em suas próprias lojas.

Exame de provas

O relator do caso no STJ, ministro Villas Bôas Cueva, destacou que as alegações relativas à forma como se deu a separação das empresas em tempos remotos não podem ser objeto de apreciação em recurso especial, já que tais fatos não foram examinados nas instâncias ordinárias (Súmula 211) e, além disso, haveria necessidade de análise de provas (Súmula 7).

Ele ressaltou que não há como discutir o registro da marca feito pela Cia. Hering em 1952 perante o INPI, lembrando que, na época dos fatos, a legislação previa cinco anos para a contestação dos registros – prazo que foi repetido no artigo 174 da Lei 9.279/1996.

"Ultrapassado o prazo prescricional sem nenhuma oposição, subsistem os efeitos do registro – entre os quais o que assegura ao titular da marca o direito de usá-la com exclusividade e de impedir que outros a utilizem para a mesma finalidade –, ainda que fosse questionável a legalidade do ato administrativo", declarou o ministro.

Notoriedade

Villas Bôas Cueva disse que o registro concedido à Cia. Hering reconheceu a notoriedade da marca, de modo a impedir sua utilização pelas Lojas Hering, e ressaltou que somente com a desconstituição do registro por ação própria é que se poderia afastar a garantia de exclusividade de uso em todo o território nacional.

"Registra-se, por oportuno, que a tolerância do uso da marca por terceiros, ainda que por prolongado período, não retira do seu titular a possibilidade de exercer as prerrogativas que a lei lhe confere – que, no caso, foram exercidas de forma inequívoca quando do ajuizamento da ação de abstenção de uso de marca", afirmou o relator.

RECURSO ESPECIAL Nº 1.801.881 - SC (2018/0213495-3)
RELATOR : MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE : LOJAS HERING S/A
ADVOGADOS : ADEMAR KLEMZ - SC005057
ROGÉRIO FRANÇA ATHAYDE DE ALMEIDA - BA021415
ELIANA CALMON ALVES - DF046625
BENEDITO EUGENIO DE ALMEIDA SICILIANO - DF053803
RECORRIDO : CIA HERING
ADVOGADOS : MARCELO HENRIQUES RIBEIRO DE OLIVEIRA - DF006517
RICARDO PEREIRA PORTUGAL GOUVEA - SP016235
ADVOGADOS : MARIANA RODRIGUES MOUTELLA - DF015651
ANDRÉ PERUZZOLO - SC015707A
ANA VARELA REGGES - SC047359
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. DIREITO MARCÁRIO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL.
AÇÕES DE ABSTENÇÃO DE USO CUMULADAS COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO.
NOME EMPRESARIAL E MARCA. COLIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL.
DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF. PROTEÇÃO DO NOME EMPRESARIAL.
LIMITAÇÃO GEOGRÁFICA. PRINCÍPIO DA TERRITORIALIDADE.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código
de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. Demandas contrapostas versando sobre o direito de uso da marca "HERING" e
do sinal figurativo "FIGURA DOS DOIS PEIXES", tendo como partes, de um lado,
CIA. HERING, detentora do registro perante o INPI, e, de outro, LOJAS HERING
S.A., que, sob tal denominação (nome empresarial), arquivou seus atos
constitutivos perante a Junta Comercial do Estado de Santa Catarina em data
anterior ao registro.
3. Considera-se deficiente a fundamentação recursal quando o dispositivo legal
indicado como malferido não possui comando normativo suficiente para infirmar
os fundamentos do acórdão recorrido, tampouco para sustentar a tese defendida
pela parte recorrente. Incidência, por analogia, do óbice contido na Súmula nº
284/STF.
4. Impossibilidade de discutir, na hipótese, se o registro da marca "HERING" e do
sinal figurativo "FIGURA DOS DOIS PEIXINHOS" poderia ou não ter sido efetuado
perante o órgão competente, por se tratar de fato consumado ocorrido em
16/7/1952 (data do pedido efetuado perante o INPI), sem nenhuma oposição no
prazo legal.
5. Os impasses decorrentes de colisão entre nome comercial (denominação) e
marca não são resolvidos apenas pelo critério da anterioridade, devendo-se levar
em consideração o princípio da territorialidade, ligado ao âmbito geográfico de
proteção, e o princípio da especificidade, que vincula a proteção da marca ao tipo
de produto ou serviço, salvo quando declarada pelo INPI de "alto renome" ou
"notória". Precedentes.
6. A tolerância do uso da marca por terceiros, ainda que por prolongado período,
não retira do seu titular o exercício das prerrogativas que a lei lhe confere, entre
os quais as que lhe asseguram o direito de usá-la com exclusividade e de impedir
que outros a utilizem para a mesma finalidade.
7. Sendo a ora recorrida (CIA. HERING) a titular da marca "HERING" e do sinal
figurativo "FIGURA DOS DOIS PEIXINHOS", a ela é facultada a utilização de seus
sinais distintivos em conjunto com a expressão genérica "LOJA", mesmo que

traduzida para o idioma inglês (STORE), por se tratar de termo evocativo cujo
único intuito é descrever o tipo de estabelecimento comercial.
8. Nos termos dos arts. 1.029, § 1º, do CPC/2015 e 255, § 1º, do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça, a indicação de divergência jurisprudencial
requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a
transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se
as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se
oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas, sem realizar o
necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos
apontados e a divergência de interpretações. Precedentes.
9. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a
Terceira Turma, por unanimidade, não conhecer do recurso especial, nos termos do voto do Sr.
Ministro Relator. Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro (Presidente), Nancy
Andrighi e Paulo de Tarso Sanseverino votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF), 27 de agosto de 2019(Data do Julgamento)
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator