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Uma introdução à busca preliminar de marcas

Aponta a necessidade de uma busca preliminar de marcas adequada para garantir o investimentos dos envolvidos, bem como propõe dicas para a obtenção de buscas preliminares mais confiáveis e abrangentes.

Direito Comercial | 07/dez/2007

Embora a busca preliminar de marcas seja um serviço atualmente desprestigiado no ambiente corporativo, o que acreditamos ser fruto da inadequação do serviço prestado por alguns aventureiros, trata-se de providência essencial ao sucesso comercial de uma marca.

Em síntese, a busca preliminar serve para analisar a viabilidade do registro de uma marca no INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, pois, apenas com esse registro, surgirá um direito de exclusividade quanto à utilização do sinal. Ocorre que, para se chegar a uma conclusão quanto à viabilidade do registro, duas etapas devem ser percorridas: a verificação da existência de sinais distintivos e/ou nomes empresariais idênticos ou semelhantes e, caso esse resultado seja positivo, a análise da influência desses sinais ou nomes empresariais no registro da marca.

No tocante à primeira etapa, a superficialidade da pesquisa é talvez o ponto mais crítico, pois, para que uma busca preliminar seja adequada e garanta uma boa margem de segurança aos investimentos do cliente, é imperioso que ela não esteja limitada ao INPI. Assim, é importante que a busca preliminar cubra o máximo de fontes possíveis, sendo recomendável ao menos pesquisar no INPI, na Junta Comercial do Estado de São Paulo (que detém, em relação às demais Juntas Comerciais, o maior número de sociedades registradas), no “NIC.br”, representado pelo domínio “registro.br” (responsável pela concessão de nomes de domínio no país) e nos principais mecanismos de busca da Internet (Google, Yahoo, Cadê, Altavista, etc.).

A robustez da pesquisa é necessária, pois não são apenas as marcas que recebem proteção legal, também os nomes empresariais, os nomes de domínio, os títulos de estabelecimento, os slogans e outros sinais distintivos encontrados no mercado. Assim, ainda que não haja uma marca semelhante depositada ou registrada no INPI, é possível que haja outro óbice ao registro da marca pretendida, que, da mesma forma, não deve escapar à busca preliminar.

Aliás, ressalte-se, nenhuma busca, por mais bem elaborada e abrangente que seja, garantirá 100% de segurança ao cliente, pois seria naturalmente impossível cobrir todas as fontes de sinais distintivos do Brasil. Em outras palavras, nossa experiência demonstra que em 99% dos casos, uma busca preliminar bem elaborada no INPI, na Junta Comercial do Estado de São Paulo, no NIC.br e na Internet, acusará a existência de marcas semelhantes, caso eventualmente existam. Nos demais casos, que representam o 1% restante, infelizmente não há como antecipar o problema. Portanto, se numa busca preliminar bastante rigorosa tem-se um pequeno percentual de insegurança, imagine-se o risco de uma busca realizada apenas superficialmente? De certo não valeria para nada!

Mas não é só a amplitude da busca preliminar de marcas que se mostra importante, pois é necessário saber pesquisar de forma eficiente nas diferentes fontes. Assim, caso um cliente pretenda registrar a expressão “açúcar” como marca, além de pesquisar por “açucar”, será necessário pesquisar por “assucar”, “assukar”, “açukar”, etc. a fim de cobrir todas as possibilidades fonéticas e/ou gramaticais passíveis de gerar confusão ou semelhança. Além disso, especialistas ainda utilizam programas de computador e outros truques que garantem maior segurança à busca preliminar.

Uma vez encontradas as marcas, os nomes empresariais e os demais sinais potencialmente colidentes (primeira etapa), deve-se verificar se (i) a semelhança constatada pode atrapalhar o registro da marca pretendida no INPI, ou (ii) se a semelhança constatada tem chance de gerar algum tipo de embate judicial no futuro (segunda etapa).

Muitas vezes, a existência de um sinal distintivo semelhante ou idêntico à marca que se pretende registrar, não significa necessariamente um “problema”.

Aliás, uma teoria bastante debatida no judiciário que vem sendo introduzida no INPI é a teoria de distância, que defende que uma marca não precisa ser mais diferente de outra anterior, do que são as demais marcas que convivem no mercado. Referida teoria, a rigor, poderia ser aplicada para qualquer situação de conflito, seja ele relativo a marcas, nomes empresariais ou demais sinais e expressões distintivas.

Em outras palavras, de acordo com referida teoria, caso pretenda-se registrar a marca “bigdeal” e já existam no mercado, convivendo pacificamente, as marcas “bigreal”, “bigmeal” e “bighell”, é possível que se tenha êxito no registro, eis que o mercado já demonstra certa tolerância em relação à semelhança constatada.

Igualmente importante é observar que apenas serão colidentes as marcas que distingam produtos ou serviços idênticos ou semelhantes (princípio da especialidade das marcas). A título de exemplo, a marca “baratinha” poderia ser utilizada por empresas diferentes, desde que não houvesse proximidade das atividades por elas exercidas, como na hipótese de uma atuar como fabricante de balas e a outra como uma lavanderia.

Nessa esteira, cabe salientar que, não obstante parte da doutrina entenda que a proteção do nome empresarial extrapola ao ramo de atividade da sociedade, o judiciário, em caso de conflitos entre nomes empresariais e entre nomes empresariais e marcas, vem decidindo no sentido contrário, limitando a proteção do nome empresarial ao respectivo segmento. Assim, apenas nomes empresariais de sociedades cujas atividades sejam semelhantes àquelas inseridas na classe em que se pretende registrar a marca devem ser uma preocupação.

Especialmente no caso de expressões compostas, é imperioso observar que apenas uma expressão distintiva servirá de parâmetro para a análise de colidência, ou seja, se existem duas marcas para distinguir confecções de vestuário, por exemplo, “camisaria um” e “camisaria roma”, apenas as expressões “um” e “roma” deveriam ser observadas, já que a expressão “camisaria” está diretamente relacionada com a atividade e, portanto, não é distintiva.

A regra constante do parágrafo anterior, de forma geral, serve também para nomes empresariais e demais sinais distintivos, pois atualmente fala-se na proteção da parte nuclear, ou seja, daquela que efetivamente liga o cliente ao produto, serviço ou sociedade empresária.

Por fim, é extremamente importante não esquecer das peculiaridades das marcas notoriamente conhecidas e de alto renome, pois ambas gozam de proteção especial por conta da notoriedade atingida.

As marcas notoriamente conhecidas não precisam sequer estar registradas no Brasil, pois a lei lhes garante proteção que extrapola ao principio da territorialidade, enquanto a marca de alto renome é ainda mais perigosa, pois, não obstante precise estar registrada no Brasil, recebe proteção em todas as classes, o que significa dizer que nenhuma utilização da marca é permitida, ainda que o segmento escolhido seja completamente diverso do originalmente explorado pela titular da marca original.

Enfim, estes são cuidados básicos que entendemos imprescindíveis para uma boa busca preliminar, mas, de acordo com a casuística, outras análises se mostrarão necessárias.

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