STJ decide que é preciso perícia para verificar imitação de trade dress

A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que apenas a comparação de fotografias pelo julgador não é suficiente para verificar a imitação de trade dress capaz de configurar concorrência desleal, sendo necessária a realização de perícia técnica para apurar se o conjunto-imagem de um estabelecimento, produto ou serviço conflita com a propriedade industrial de outra titularidade.

A controvérsia analisada pelo colegiado envolveu duas empresas do ramo alimentício. Uma delas ajuizou ação indenizatória cumulada com pedido de cessação de uso, alegando concorrência desleal causada pelo pote que a outra passou a adotar para vender geleias. Disse que o vasilhame era bastante similar ao seu, o que trazia prejuízo ao consumidor.

A empresa ré sustentou que o trade dress de seu produto não se confunde com aquele dos produtos comercializados pela autora da ação. Requereu, ainda em primeiro grau, a produção de prova pericial, o que foi indeferido.

Além de entender a perícia desnecessária, a sentença julgou procedente a ação e condenou a ré a se abster de utilizar o pote. O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) confirmou a sentença.

Cerceamento de defesa

A relatora do recurso no STJ, ministra Isabel Gallotti, entendeu que o indeferimento da perícia requerida caracterizou cerceamento de defesa. Para ela, a prova pericial era necessária, uma vez que o acórdão do TJSP confirmou decisão baseada apenas na observação de fotos das embalagens dos produtos alvo de questionamento.

“O conjunto-imagem é complexo e formado por diversos elementos”, disse, assinalando que a ausência de tipificação legal e a impossibilidade de registro exigem que eventuais situações de imitação e concorrência desleal sejam analisadas caso a caso.

“Imprescindível, para tanto, o auxílio de perito que possa avaliar aspectos de mercado, hábitos de consumo, técnicas de propaganda e marketing, o grau de atenção do consumidor comum ou típico do produto em questão, a época em que o produto foi lançado no mercado, bem como outros elementos que confiram identidade à apresentação do produto ou serviço”, afirmou.

A ministra citou diversos precedentes da Terceira Turma no sentido de que, para caracterizar concorrência desleal em embalagens assemelhadas, é fundamental a realização de perícia capaz de trazer ao juízo elementos técnicos imprescindíveis à formação de seu convencimento.

Processo anulado

Segundo Gallotti, a questão em análise é jurídica, pois o recurso não buscou o reexame de provas, mas um pronunciamento do STJ a respeito da necessidade ou não da prova pericial.

“Pede-se, isso sim, pronunciamento a respeito da admissibilidade do meio de prova de que se valeu a corte a quo, mera comparação visual de fotografias das embalagens. A errônea valoração da prova sindicável na via do recurso especial é aquela que ocorre quando há má aplicação de norma ou princípio no campo probatório, o que ocorre no caso”, explicou.

De acordo com a relatora, ao decidir com base em comparação feita a partir das fotos, o TJSP dispensou os subsídios que a perícia poderia trazer a respeito dos elementos probatórios que auxiliariam no julgamento.

Ao dar provimento ao recurso, a Quarta Turma anulou o processo desde a sentença e deferiu o pedido de produção de prova técnica, determinando o retorno dos autos à origem.

RECURSO ESPECIAL Nº 1.778.910 - SP (2016/0185736-0)
RELATORA : MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE : RITTER ALIMENTOS S/A
ADVOGADO : RICARDO ZAMARIOLA JUNIOR - SP224324
ADVOGADOS : TATIANA FLORES GASPAR SERAFIM - SP246400
FRANCISCO AUGUSTO CALDARA DE ALMEIDA E OUTRO(S) - SP195328
LUCIANO DE SOUZA GODOY - SP258957
ADRIANA HELLERING - SP305928
LEONARDO DIB FREIRE - SP341174
PEDRO GUILHERME DA MOTA DUTRA - SP377896
RECORRIDO : KIVIKS MARKNAD INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S.A
OUTRO NOME : KIVIKS MARKNAD INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS LTDA
ADVOGADO : MÁRCIO LÔBO PETINATI E OUTRO(S) - SP246502
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. USO INDEVIDO DE MARCA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL.
CONJUNTO-IMAGEM (TRADE DRESS). COMPARAÇÃO NECESSIDADE DE
PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO EM
SIMPLES OBSERVAÇÃO DAS EMBALAGENS DOS PRODUTOS EM CONFRONTO.
DIREITO À PRODUÇÃO DE PROVA.
1. A fim de se concluir pela existência de concorrência desleal decorrente da utilização
indevida do conjunto-imagem de produto da concorrente é necessária a produção de
prova técnica (CPC/73, art. 145). O indeferimento de perícia oportunamente requerida
para tal fim caracteriza cerceamento de defesa
2. Recurso especial provido.
ACÓRDÃO
A Quarta Turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial,
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Marco Buzzi e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Luis Felipe Salomão e
Antonio Carlos Ferreira (Presidente).
Dr. RICARDO ZAMARIOLA JUNIOR, pela parte RECORRENTE: RITTER
ALIMENTOS S/A
Brasília (DF), 06 de dezembro de 2018(Data do Julgamento)
MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Relatora