Restaurante tradicional vence disputa pelo nome Bar do Alemão no interior paulista

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) manteve decisão de segunda instância que impediu uma empresa de Campinas (SP), a Parmegiana Factory, de usar o nome Bar do Alemão – registrado há mais de 30 anos por outra empresa, que possui restaurantes naquela cidade e em Itu, na mesma região.

O colegiado entendeu que a marca desfruta de amplo reconhecimento e prestígio perante o público, havendo no processo provas da confusão causada pelo uso da expressão idêntica por parte do outro restaurante.

Segundo os autos, a Parmegiana Factory Campinas Comércio de Alimentos Ltda. passou a atuar no mesmo ramo de atividade que a Steiner & Cia. Ltda. – detentora da marca Bar do Alemão –, comercializando o prato pelo qual essa empresa é famosa entre seus consumidores (filé à parmegiana), em um estabelecimento também chamado Bar do Alemão.

Uso comum

A sentença proibiu a Parmegiana Factory de utilizar a marca, sob pena de multa diária, e condenou-a a pagar indenização de R$ 20 mil por danos morais e de R$ 20 mil por danos materiais. Em segundo grau, os danos materiais foram reduzidos a 20% do faturamento com a venda do filé à parmegiana, limitados a R$ 20 mil.

No recurso especial, a Parmegiana Factory alegou que a expressão adotada na marca é de uso comum, razão pela qual seria possível o convívio entre os restaurantes com o mesmo nome. Afirmou ainda que, antes do ajuizamento da ação, havia depositado no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) o pedido de registro da marca Bar do Alemão Parmegiana Factory – o que lhe garantiria o direito de utilizá-la.

Marca fraca

A relatora do recurso, ministra Nancy Andrighi, disse que, no caso de marca com baixo grau de distintividade, o STJ entende que a exclusividade conferida ao titular do registro pode ser mitigada. Assim, quem optou por uma marca considerada fraca pode ter de suportar o ônus da coexistência com marca semelhante.

No entanto, segundo ela, mesmo que se reconheça que a expressão Bar do Alemão é marca fraca, isso não significa, por si, a licitude do uso de nome idêntico pela Parmegiana Factory. "Mesmo às marcas dotadas de baixa distintividade é assegurada proteção contra atos de concorrência desleal ou aproveitamento parasitário, situações que ficam evidenciadas a partir da constatação de que o consumidor esteja sendo confundido quanto ao produto adquirido ou quanto à sua origem comercial", declarou a relatora.

Para Nancy Andrighi, possibilitar o uso simultâneo do nome Bar do Alemão por empresas que atuam no mesmo segmento subverteria as principais funções da marca, pois impediria que se pudesse diferenciar um produto ou serviço do outro, levando a equívocos acerca de sua procedência, em evidente prejuízo do público.

Associação indevida

"Havendo possibilidade de associação indevida ou de confusão quanto à origem comercial do produto ou serviço, não há como se reconhecer que marcas semelhantes possam coexistir num mesmo segmento de mercado", afirmou.

A ministra destacou trechos da sentença e do acórdão recorrido, segundo os quais ficou demonstrado que os consumidores foram, de fato, confundidos pelo uso da marca pelas duas empresas.

Segundo a relatora, a impossibilidade de uso simultâneo da marca é corroborada pela informação de que o INPI indeferiu, no último dia 10, o pedido de registro apontado no recurso especial, "justamente por constatar que a expressão Bar do Alemão Parmegiana Factory reproduz ou imita, indevidamente, diversas marcas anteriormente registradas, entre elas a de titularidade da recorrida".

RECURSO ESPECIAL Nº 1.778.887 - SP (2018/0295785-2)
RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : PARMEGIANA FACTORY CAMPINAS COMERCIO DE ALIMENTOS
LTDA
ADVOGADOS : CRISTIANO ARAUJO CATEB E OUTRO(S) - MG104687
DIEGO ANDRADE VIDAL - MG146198
RECORRIDO : STEINER & CIA LTDA
ADVOGADOS : JOSÉ CARLOS GONÇALVES JUNIOR E OUTRO(S) - SP107645
ANTÔNIO BENTO DE SOUZA - SP123814
CELINO BENTO DE SOUZA - SP108745
MARCELO ANTONIO DA SILVA - SP258216
JOICE MARTINS DE OLIVEIRA - SP236393
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE
USO DE MARCA E INDENIZATÓRIA. DIREITO DE EXCLUSIVIDADE. MARCA
FORMADA POR EXPRESSÃO DE USO COMUM. CONCORRÊNCIA DESLEAL.
SÚMULA 7/STJ.
1. Ação distribuída em 30/6/2015. Recurso especial interposto em 9/2/2018.
Autos conclusos à Relatora em 4/12/2018.
2. O propósito recursal é verificar se o uso da expressão BAR DO ALEMÃO, em estabelecimento comercial da recorrente, viola direitos titularizados
pela recorrida sobre marca constituída pelos mesmos termos.
3. Tratando-se de marca que apresenta baixo grau de distintividade, este
Tribunal tem reconhecido que a exclusividade conferida ao titular do
registro pode comportar mitigação, a depender da verificação de outros
elementos que confirmem a não ocorrência de violação aos ditames da
legislação de regência.
4. O âmbito de proteção de uma marca é delimitado, acima de tudo, pelo
risco de confusão ou associação que o uso de outro sinal, designativo de
produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, possa ser capaz de causar
perante o consumidor.
5. Possibilitar o uso simultâneo de sinais distintivos compostos pelos mesmos
elementos nominativos por empresas que atuam no mesmo segmento de
atividade, como na espécie, subverteria as principais funções marcárias,
pois: (i) impediria que se pudesse diferenciar um produto ou serviço de
outro, prejudicando a concorrência; e (ii) obstaria o reconhecimento da
origem comercial do produto ou serviço adquirido, levando a equívocos
acerca de sua procedência, em evidente prejuízo ao público consumidor.
Precedente.
6. Hipótese concreta em que a marca da recorrida, registrada há mais de 30
anos, desfruta de amplo reconhecimento e prestígio perante o público

consumidor, havendo provas concretas nos autos, segundo os juízos de
origem, acerca da confusão causada pelo uso de expressão idêntica pela
recorrente, que passou a atuar no mesmo ramo de atividades (restaurante)
para comercializar o famoso prato pelo qual a titular da marca violada é
identificada pelos consumidores (filé a parmegiana).
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
MAJORADOS.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Terceira
Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas
taquigráficas constantes dos autos, por unanimidade, negar provimento ao recurso
especial, com majoração de honorários advocatícios, nos termos do voto da Sra. Ministra
Relatora. Os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco
Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Brasília (DF), 24 de setembro de 2019(Data do Julgamento)
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora