Uso de marca evocativa autoriza convivência dos nomes America Air e American Airlines

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou um recurso da companhia aérea norte-americana American Airlines e manteve o registro da marca America Air, pertencente a empresa brasileira que atua no setor de táxi aéreo. De acordo com o colegiado, no caso de uso de marcas evocativas ou descritivas, a anterioridade do registro não justifica o uso exclusivo.

A American Airlines alegou que a convivência dos registros impede que o sinal registrado anteriormente, que também é seu nome empresarial, exerça a função elementar de identificar para os consumidores a procedência dos serviços ofertados.

Segundo a ministra relatora do recurso no STJ, Nancy Andrighi, a alegação foi refutada pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) com o fundamento de que as marcas de convivência possível não podem ser oligopolizadas, devendo o Judiciário reprimir a utilização indevida da exclusividade conferida ao registro quando implicar a “intimidação” da concorrência.

“A exclusividade de uso pretendida nesta demanda não constitui decorrência lógica, direta e automática do reconhecimento da aquisição de distintividade pela marca”, afirmou Nancy Andrighi.

Ela explicou que “inexiste disposição legal específica a esse respeito, tampouco entendimento jurisprudencial albergando a postulação deduzida, de modo que se impõe ter em consideração as circunstâncias usualmente analisadas para decidir sobre a possibilidade ou não de convivência entre marcas em aparente conflito”.

Secondary meaning

 A American Airlines buscou aplicar ao caso a teoria da distintividade adquirida (secondary meaning), fenômeno que, segundo a ministra, ocorre em relação a algum signo de caráter genérico ou comum, o qual, ao longo do tempo, passa a adquirir eficácia distintiva suficiente, a ponto de possibilitar seu registro como marca.

O fenômeno, para a relatora, não tem o alcance pretendido pela American Airlines. Ela afirmou que, sendo a denominação impugnada uma expressão evocativa/sugestiva, e como ambas as empresas prestam serviços distintos – não havendo possibilidade de confusão junto ao público –, “inexiste, a partir da interpretação da lei de regência e do quanto consolidado pela jurisprudência do STJ, qualquer razão jurídica apta a ensejar a declaração de nulidade do registro marcário da recorrida”.

Mesmo que as empresas atuassem no mesmo ramo, disse Nancy Andrighi, a conclusão do julgamento seria idêntica, já que o intuito da parte recorrente é assegurar o uso exclusivo de uma expressão dotada de baixo vigor inventivo.

A relatora citou julgamentos da Terceira (REsp 1.166.498) e da Quarta Turmas (REsp 1.046.529) no sentido de que a exclusividade conferida ao titular pode ser mitigada, devendo o autor do registro inicial conviver com as marcas semelhantes.

RECURSO ESPECIAL Nº 1.773.244 - RJ (2018/0049055-9)
RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : AMERICAN AIRLINES INC
ADVOGADOS : CLÁUDIO BONATO FRUET - DF006624
RODRIGO SÉRGIO BONAN DE AGUIAR - RJ047111
LUIZ LEONARDOS - RJ009647
ALEXANDRE MULLER BUARQUE VIVEIROS - DF024080
CONSTANZA WOLTZENLOGEL - RJ102000
RECORRIDO : AMERICA AIR TAXI AEREO LTDA - ME
ADVOGADOS : JOSÉ ROBERTO RUTKOSKI E OUTRO(S) - SP146114
SARAH DA SILVA CAVALCANTE E OUTRO(S) - SP316369
CLOVIS VERNIERI CARNEIRO - SP093690
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NULIDADE DE MARCA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INDICAÇÃO
DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. AUSENTE. SÚMULA 284/STF. QUEBRA DA
CONFIANÇA LEGÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIA NÃO VERIFICADA. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ATOS DE
CONCORRÊNCIA DESLEAL. AUSÊNCIA. SECONDARY MEANING, SIGNIFICAÇÃO
SECUNDÁRIA OU DISTINTIVIDADE ADQUIRIDA. FENÔMENO QUE NÃO POSSUI
O ALCANCE PROPUGNADO PELA RECORRENTE. DIREITO DE EXCLUSIVIDADE.
MITIGAÇÃO. MARCA EVOCATIVA. SINAL DE USO COMUM. EMPRESAS QUE
PRATICAM ATIVIDADES DISTINTAS. CONFUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA.
1. Ação ajuizada em 7/1/2008. Recurso especial interposto em 18/7/2014 e
concluso à Relatora em 14/3/2018.
2. O propósito recursal é verificar a higidez do ato administrativo que
concedeu o registro da marca nominativa AMERICA AIR, na classe que
assinala serviços de transporte aéreo, à empresa recorrida.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões deduzidas pelas partes,
ainda que o resultado do julgamento contrarie os interesses da recorrente,
não há que se cogitar de negativa de prestação jurisdicional.
4. O recurso especial não pode ser conhecido quando a indicação expressa
do dispositivo legal violado está ausente.
5. A concessão do registro marcário pelo órgão administrativo competente
não constitui circunstância apta a criar na recorrente a legítima expectativa
de que o INPI não iria deferir quaisquer outros pedidos de registro de sinais
que, segundo a percepção particular do detentor do direito marcário,
conflitaria com o seu. Hipótese em que não se verifica a ocorrência de
quebra de confiança legítima, insegurança jurídica ou de má-fé dos

recorridos.
6. Como regra, a utilização de sinal marcário obtido regularmente junto ao
INPI não pode ser entendido como conduta fraudulenta ou desonesta
praticada com o intuito de angariar ou desviar, ilicitamente, a clientela de
terceiros. O sucesso de pretensão deduzida nesse sentido, na medida em que
implica grave restrição ao direito titulado pelo proprietário da marca
impugnada, exigiria comprovação da prática de conduta fraudulenta ou de
sua má-fé ao requerer o registro, circunstâncias cujo exame, consoante
entendimento cristalizado na Súmula 7/STJ, é defeso em sede de recurso
especial.
7. Tratando-se de marcas evocativas ou sugestivas, aquelas que apresentam
baixo grau de distintividade, por se constituírem a partir de expressões que
remetem à finalidade, natureza ou características do produto ou serviço por
elas identificado, como ocorre no particular, este Tribunal tem reconhecido
que a exclusividade conferida ao titular do registro comporta mitigação,
devendo ele suportar o ônus da convivência com outras marcas
semelhantes. Precedentes.
8. O fenômeno da distintividade adquirida (significação secundária ou
secondary meaning) ocorre em relação a algum signo de caráter comum,
descritivo ou evocativo que, dada a perspectiva criada no consumidor ao
longo de um largo tempo de uso, passa a adquirir eficácia distintiva
suficiente, a ponto de possibilitar seu registro como marca.
9. A exclusividade de uso pretendida nesta demanda, todavia, não constitui
decorrência lógica, direta e automática do reconhecimento da aquisição de
distintividade. Deve-se ter em consideração as circunstâncias usualmente
analisadas para decidir sobre a possibilidade ou não de convivência entre
marcas em aparente conflito.
10. Em se tratando de marcas “fracas”, descritivas ou evocativas, afigura-se
descabida qualquer alegação de anterioridade de registro quando o intuito
da parte for o de assegurar o uso exclusivo de expressão dotada de baixo
vigor inventivo. Precedente.
11. O âmbito de proteção de uma marca é delimitado, acima de tudo, pelo
risco de confusão que o uso de outro sinal, designativo de serviço idêntico,
semelhante ou afim, possa ser capaz de causar perante o consumidor.
12. No particular, diante do fato de a denominação impugnada tratar-se de
expressão evocativa/sugestiva e de ambas as empresas prestarem serviços
distintos – não tendo sido constatada a possibilidade de confusão junto ao
público – inexiste, a partir da interpretação da lei de regência e do quanto
consolidado pela jurisprudência do STJ, qualquer razão jurídica apta a
ensejar a declaração de nulidade do registro marcário da recorrida.
13. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo
analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Terceira
Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas
taquigráficas constantes dos autos, prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, por unanimidade, conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs.
Ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva (voto-vista), Marco
Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Brasília (DF), 02 de abril de 2019(Data do Julgamento)
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora