STJ reconhece prescrição de pedido de anulação da marca Sócio Torcedor pelo São Paulo FC

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconheceu a ocorrência de prescrição em ação na qual o São Paulo Futebol Clube buscava a decretação de nulidade da marca ST Sócio Torcedor. Para decretar a prescrição, o colegiado aplicou o artigo 174 da Lei de Propriedade Industrial (LPI), que fixa em cinco anos o prazo para declarar a nulidade do registro, contados da data da sua concessão.

O recurso teve origem em ação anulatória movida pelo São Paulo FC, em que foi discutida a anulação do registro de exclusividade de marca. A concessão da marca ST Sócio Torcedor ocorreu em 2002, e o processo de anulação foi proposto em 2010.

Em primeiro grau, o juiz julgou parcialmente procedente o pedido para determinar que o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) fizesse o registro de não exclusividade do elemento nominativo Sócio Torcedor.

Autotutela

No acórdão de segundo grau, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, apesar de reconhecer o decurso do prazo de prescrição, não declarou a ação prescrita por entender que os atos administrativos contaminados por vício de legalidade podem ser invalidados a qualquer tempo pela administração, em decorrência de seu poder de autotutela. 

Por meio de recurso especial, a empresa Recanto Consultoria Informática e Promoções Ltda. alegou que o pedido de anulação estaria prescrito, pois teriam decorrido mais de cinco anos entre a concessão do registro da marca e o ajuizamento da ação.

A relatora do recurso, ministra Nancy Andrighi, destacou em seu voto que o artigo 54 da Lei 9.784/1999 é regra geral que se destina ao administrador público, tratando de conferir-lhe o direito potestativo de anular seus próprios atos no prazo de cinco anos, sob pena de convalidação do ato no decurso do tempo.

A ministra também lembrou que, desde o início da relação processual, o INPI tem postulado a decretação da prescrição da pretensão anulatória, além de defender a validade do registro em questão.

Letra morta

Além disso, Nancy Andrighi enfatizou jurisprudência do STJ no sentido de que, mesmo se tratando de ato administrativo contaminado por nulidade, os efeitos dele decorrentes não podem ser afastados se entre a data de sua prática e o ajuizamento da ação já houve o transcurso do prazo prescricional.

“Entender que a ação de nulidade seria imprescritível equivaleria a esvaziar completamente o conteúdo normativo do dispositivo invocado, fazendo letra morta da opção legislativa”, ressaltou a relatora.

Ao concluir o voto, a ministra afirmou que a imprescritibilidade não constitui regra no direito brasileiro, sendo admitida somente em hipóteses “excepcionalíssimas” que envolvem direitos da personalidade, estado das pessoas ou bens públicos, e que casos como este devem se sujeitar aos prazos prescricionais do Código Civil ou das leis especiais.

RECURSO ESPECIAL Nº 1.782.024 - RJ (2018/0173938-7)
RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : RECANTO - CONSULTORIA, INFORMATICA E PROMOCOES LTDA
ADVOGADOS : GIORGIA CRISTIANE PACHECO - PR023776
EDUARDO GUSTAVO PACHECO - PR027185
FABIO RODRIGUES GUIMARÃES DA SILVA E OUTRO(S) - RJ126478
RECORRIDO : SAO PAULO FUTEBOL CLUBE
ADVOGADOS : CARLOS MIGUEL CASTEX AIDAR - SP022838
ULYSSES ECCLISSATO NETO - SP182700
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE
MARCA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. ART. 174 DA LEI 9.279/96.
1. Ação ajuizada em 14/1/2010. Recurso especial interposto em 12/12/2016.
Autos conclusos à Relatora em 25/10/2018.
2. O propósito recursal, além de verificar se houve negativa de prestação
jurisdicional, é definir (i) se a pretensão anulatória está prescrita; (ii) se
houve cerceamento de defesa ou má valoração da prova; (iii) se o
julgamento foi extra petita; e (iv) se deve ser declarada a nulidade da marca
titulada pela recorrente.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões deduzidas pelas partes,
não há que se cogitar de negativa de prestação jurisdicional, ainda que o
resultado do julgamento contrarie os interesses da recorrente.
4. O diploma legal que trata especificamente de questões envolvendo direito
de propriedade industrial – Lei 9.279/96 – contém regra expressa acerca da
questão controvertida, dispondo que a pretensão de se obter a declaração
de nulidade de registro levado a efeito pelo INPI prescreve em cinco anos,
contados da data da sua concessão (art. 174).
5. Mesmo tratando-se de ato administrativo contaminado por nulidade, os
efeitos dele decorrentes não podem ser afastados se entre a data de sua
prática e o ajuizamento da ação já houve o transcurso do prazo prescricional
previsto para incidência na correspondente hipótese fática, salvo flagrante
inconstitucionalidade. Precedentes.
6. Entender que a ação de nulidade de marca é, em regra, imprescritível
equivale a esvaziar o conteúdo normativo do dispositivo precitado, fazendo
letra morta da opção legislativa e gerando instabilidade, não somente aos
titulares de registro, mas também a todo o sistema de defesa da
propriedade industrial.
7. Ademais, a imprescritibilidade não constitui regra no direito brasileiro,
sendo admitida somente em hipóteses excepcionalíssimas que envolvem

direitos da personalidade, estado das pessoas, bens públicos. Os demais
casos devem se sujeitar aos prazos prescricionais do Código Civil ou das leis
especiais. Precedente.
8. Hipótese concreta em que a ação anulatória foi ajuizada depois de
transcorrido o prazo quinquenal estabelecido na lei especial, sendo
impositiva a decretação da prescrição da pretensão anulatória.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Terceira
Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas
taquigráficas constantes dos autos, por unanimidade, dar provimento ao recurso especial
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Paulo de Tarso
Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram
com a Sra. Ministra Relatora.
Brasília (DF), 07 de maio de 2019(Data do Julgamento)
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora