Prada receberá R$ 50 mil de danos morais por venda de produtos que imitavam sua marca

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) deu provimento a recurso especial da Prada para condenar a Companhia Brasileira de Distribuição (CBD) a pagar indenização por danos morais de R$ 50 mil, em razão da comercialização de produtos que imitavam os artigos da marca italiana. O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) já havia condenado a companhia a ressarcir a Prada dos danos materiais.

No mesmo julgamento, o colegiado deu parcial provimento a recurso da CBD para que o valor dos danos materiais seja calculado com base no critério apontado pela autora da ação – os royalties cobrados pela Prada à época das infrações –, limitado a 20% da receita bruta auferida com a venda dos produtos.

Na ação – que discutia a comercialização não autorizada de itens como pentes de cabelo e escovas –, o juiz determinou que a CBD se abstivesse de vender, em seus supermercados, qualquer produto com a marca Prada, além de condenar a companhia a ressarcir a autora pelos lucros cessantes, a serem apurados em liquidação por arbitramento.

Além disso, o magistrado condenou duas empresas importadoras a ressarcir os valores que a CBD fosse obrigada a pagar à Prada. As condenações foram mantidas pelo TJSP.

Extrapolação

Relatora dos recursos especiais, a ministra Nancy Andrighi explicou que, enquanto a Prada formulou pedido inicial de indenização por danos materiais com base no inciso III do artigo 210 da Lei 9.279/1996 – a remuneração que o autor da violação teria que pagar ao titular da marca se tivesse uma licença de venda –, o juiz condenou a CBD a indenizar a empresa italiana nos termos do inciso II do mesmo artigo – os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito.

A ministra lembrou que o artigo 141 do Código de Processo Civil, ao estabelecer limites à atividade jurisdicional, dispõe que o julgador deve decidir o processo nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado analisar questões sobre as quais a lei exija iniciativa da parte.

Segundo a ministra, no caso dos autos, a petição inicial e o respectivo aditamento não fazem referência à utilização do critério do inciso II do artigo 210 da Lei de Propriedade Industrial para o cálculo da indenização.

"Dessa forma, impõe-se a conclusão de que os juízos de origem – ao decidirem adotar como alicerce para o arbitramento da indenização devida critério diverso daquele eleito pela parte autora – extrapolaram os limites fixados na petição inicial. Ao assim agirem, incidiram em afronta aos artigos 141 e 492 do CPC/2015", afirmou a ministra.

Imagem e credibilidade

Nancy Andrighi destacou que, de acordo com a jurisprudência do STJ, na hipótese de uso indevido de marca, o dano moral advém da ofensa à imagem, à identidade ou à credibilidade do titular dos registros que foram violados.

Em relação aos valores da indenização por dano moral, a ministra ressaltou que devem ser consideradas as circunstâncias específicas de cada caso, como a gravidade do dano, a reprovabilidade da conduta, a repercussão do fato e o porte econômico dos envolvidos. 

"Tudo isso sopesado, e considerados os precedentes do STJ envolvendo situações análogas, fixo em R$ 50 mil o valor devido à autora da ação", concluiu a ministra.

RECURSO ESPECIAL Nº 1.730.067 - SP (2018/0058693-7)
RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : PRADA S/A
ADVOGADOS : HÉLIO FABBRI JUNIOR E OUTRO(S) - SP093863
LELIO DENICOLI SCHMIDT - SP135623
RECORRENTE : COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
ADVOGADOS : ANTONIO FERRO RICCI - SP067143
DANIEL ADENSOHN DE SOUZA E OUTRO(S) - SP200120
CARLOS EDUARDO NELLI PRINCIPE - SP343977
RECORRENTE : MAESTRAL COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI
RECORRENTE : BELLIZ INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO
EIRELI
ADVOGADOS : CÉSAR PEDUTI FILHO E OUTRO(S) - SP255314
GISELLE GABRIELLE DE ANDRADE MOREIRA DA SILVA - SP263034
DANNIEL BARBOSA RODRIGUES - SP348705
RECORRIDO : OS MESMOS
EMENTA
RECURSOS ESPECIAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA. USO DE MARCA REGISTRADA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO.
PRODUTOS SEMELHANTES OU AFINS. VIOLAÇÃO CONFIGURADA.
INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA.
CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. SÚMULA
7/STJ.
1. Ação ajuizada em 29/5/2013. Recursos especiais interpostos em
13/9/2016, 10/11/2016 e 24/11/2016. Autos conclusos ao Gabinete da
Relatora em 16/3/2018.
2. O propósito recursal consiste em definir (i) se houve negativa de
prestação jurisdicional; (ii) se o princípio da especialidade é aplicável à
hipótese dos autos; (iii) se o julgamento realizado pelo Tribunal de origem
afigura-se extra petita; (iv) se, tratando-se de violação de marca, exige-se
comprovação dos danos morais alegadamente sofridos; e (v) se é aplicável à
espécie a multa do art. 1.026 do CPC/15.
3. O acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente à solução da
controvérsia, não se vislumbrando, nele, qualquer dos vícios elencados nos
arts. 489 ou 1.022 do CPC/15.
4. A conclusão alcançadas pelos juízos de origem, no sentido de que os
produtos comercializados na rede de lojas da COMPANHIA BRASILEIRA DE
DISTRIBUIÇÃO imitavam em tudo a marca de titularidade de PRADA S/A,
induzindo a erro os consumidores, não comporta reexame em recurso
especial, à vista do entendimento consagrado na Súmula 7/STJ.
5. Ainda que se pudesse superar referido óbice, a jurisprudência do STJ está
firmada no sentido de que o registro de marcas semelhantes, ainda que em
classes distintas, porém destinadas a identificar produtos ou serviços que
guardem relação de afinidade, inseridos no mesmo segmento
mercadológico, devem ser obstados. Ademais, segundo o entendimento
desta Corte Superior, o princípio da especialidade não se restringe à
Classificação Internacional de Produtos e Serviços, devendo levar em
consideração o potencial concreto de se gerar dúvida no consumidor e
desvirtuar a concorrência. Precedentes.
6. A aposição de expressão, devidamente registrada por terceiro como
marca, em artigos que guardam relação de afinidade com aqueles
fabricados pelo titular do registro, pode ser interpretada pelo consumidor
como sendo fruto de expansão da linha original de produtos, configurando
associação indevida e concorrência desleal. Precedente.
7. A ausência de prequestionamento acerca do conteúdo normativo do art.
117 do CPC/15 impede o exame da insurgência quanto ao ponto.
8. Os juízos de origem, ao decidirem adotar como alicerce para o
arbitramento da indenização critério diverso daquele eleito pela parte
autora, extrapolaram os limites fixados na petição inicial, devendo, em
consequência, ser decotado da condenação o que efetivamente desbordou
da pretensão deduzida pela autora.
8. A jurisprudência do STJ entende que é devida a compensação por danos
morais, na hipótese de se constatar violação de marca, independentemente
de comprovação concreta do abalo resultante do uso indevido.
9. Considerando-se (i) que a pretensão indenizatória tem por objeto fatos
ocorridos a partir de 25/10/2006, (ii) que a prescrição foi interrompida em
8/7/2011 e (iii) que ação foi ajuizada em 29/5/2013, inviável o
reconhecimento da prescrição quinquenal na espécie.
10. A inferência do Tribunal a quo acerca do caráter protelatório dos
embargos de declaração, amparada em circunstâncias fática específicas da
hipótese concreta, não pode ser modificada em sede de recurso especial,
em razão do óbice da Súmula 7/STJ.
RECURSOS ESPECIAIS DE COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO E DE
BELLIZ INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E MAESTRAL
COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA PARCIALMENTE PROVIDOS.
RECURSO ESPECIAL DE PRADA S/A PROVIDO.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Terceira
Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas
taquigráficas constantes dos autos, por unanimidade, dar provimento ao recurso especial
de PRADA S/A e dar parcial provimento aos recursos especiais da COMPANHIA
BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO e BELLIZ INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO e MAESTRAL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA, nos termos do
voto do(a) Sr(a) Ministro(a) Relator(a). Os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino,
Ricardo Villas Bôas Cueva e Marco Aurélio Bellizze votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Dr. LELIO DENICOLI SCHMIDT, pela parte RECORRENTE: PRADA S/A
Dr. ANTONIO FERRO RICCI, pela parte RECORRENTE: COMPANHIA
BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
Dra. GISELLE GABRIELLE DE ANDRADE MOREIRA DA SILVA, pela parte
RECORRENTE: BELLIZ INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
Brasília (DF), 15 de dezembro de 2020(Data do Julgamento)
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora