Por uso indevido, jornalista terá que transferir domínio com nome de empresa do Grupo Maggi

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) manteve decisão que determinou que um jornalista se abstenha de usar e transfira para a Amaggi Exportação e Importação Ltda., empresa do Grupo Maggi, o domínio “amaggi.com”. O colegiado entendeu que ficou configurada a má-fé no uso do endereço eletrônico.

Segundo a Amaggi, não foi possível adquirir o domínio “.com”, pois o endereço já havia sido registrado pelo jornalista. A empresa alega que, além de utilizar a marca sem autorização, o profissional se valia do endereço eletrônico para publicar artigos com o objetivo de denegrir a imagem de um dos acionistas do grupo, o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi.

O jornalista alegou que não ficou demonstrada má-fé, pois a alocação do domínio contestado ocorreu em 2004, antes do registro da marca da empresa junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), em 2007.

Primeira posse

Ao analisar o caso, a ministra Nancy Andrighi, relatora, afastou a regra da primeira posse, utilizada para privilegiar aquele que toma a iniciativa de um registro de domínio na internet. Segundo a ministra, a posse de um domínio pode ser contestada para ensejar o cancelamento ou a transferência do nome de domínio quando comprovada má-fé por parte do detentor.

“Conforme os fatos delineados pelo tribunal de origem [Tribunal de Justiça de Mato Grosso], o recorrente utilizava do nome de domínio com símbolo alfabético idêntico ao nome comercial e à marca da recorrida unicamente para divulgar informações negativas relacionadas a um de seus acionistas e do grupo empresarial”, disse a relatora.

De acordo com Nancy Andrighi, não existe no país um marco regulatório a respeito do registro de nomes de domínio. No STJ, a jurisprudência entende ser necessária a demonstração de má-fé para o cancelamento ou transferência do nome de domínio, em razão de eventuais prejuízos.

A ministra ressaltou que é predominante o uso da regra da primeira posse, mas asseverou que a proteção conferida à marca e ao nome comercial não garante salvaguarda em relação aos nomes de domínio. “É certo que nem todo registro de nome de domínio configura violação do direito de propriedade industrial”, explicou.

Competência

No recurso ao STJ, o jornalista sustentou que o Judiciário brasileiro seria incompetente para analisar o caso, visto que o órgão registrador do domínio “.com” está localizado nos Estados Unidos. Para ele, a demanda deve ser analisada pela UDRP (sigla em inglês para política uniforme para resolução de disputas), que permite a contestação, de qualquer país do mundo, da utilização de domínio por suposta infração ao direito de propriedade intelectual.

A ministra, no entanto, observou que o STJ considera nome de domínio como sinal distintivo que goza de proteção análoga às marcas, nomes de empresa e criações industriais, conforme disposto no artigo 5°, inciso XXIX, da Constituição Federal. Desse modo, não há razão para declarar a competência absoluta da jurisdição norte-americana, uma vez que não se trata de direito de propriedade.

“Não se pode excluir o acesso à prestação jurisdicional de terceiro, que não mantém nenhuma relação contratual com a Icann (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) ou qualquer órgão registrador de nomes de domínio. Dessa forma, à recorrida era facultada a utilização desse procedimento arbitral de resolução de disputas, mas, em nenhuma hipótese, era obrigada a se submeter a ele para a apreciação de sua pretensão”, afirmou.

RECURSO ESPECIAL Nº 1.571.241 - MT (2015/0290411-7)
RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : MARCOS ANTONIO MOREIRA
ADVOGADO : RICARDO DA SILVA MONTEIRO - MT003301
RECORRIDO : AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA
ADVOGADO : JOSÉ ANTÔNIO TADEU GUILHEN E OUTRO(S) - MT003103A
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO. NOME
EMPRESARIAL. NOME DE DOMÍNIO NA INTERNET. VIOLAÇÃO
DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. REGISTRO
FEITO NO ESTRANEGRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
BRASILEIRA. PRESENÇA. REGRA DA PRIMEIRA POSSE. FIRST
COME FIRST SERVED . VALIDADE. IMPUGNAÇÃO.
POSSIBILIDADE. MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO.
1. Ação ajuizada em 13/06/2013. Recurso especial interposto em
13/04/2015 e atribuído a este gabinete em 25/08/2016.
2. O propósito recursal consiste em apurar: (i) a legalidade de registro de
nome de domínio genérico (“.com”), cujo registro é operado por entidade
estrangeira, feita por cidadão brasileiro que gera conflito com marca
anteriormente registrada, perante órgão competente nacional, pela
recorrida; e (ii) a competência da Justiça brasileira para o julgamento desta
controvérsia.
3. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação
de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se
enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a"
da CF/88.
4. O sistema de nomes de domínio (DNS) é uma ferramenta criada para
facilitar a utilização da internet por pessoas, como forma de criar nomes
reconhecíveis e memorizáveis por humanos.
5. O mero fato de o órgão registrador do nome de domínio estar localizado
em jurisdição estrangeira não afasta, necessariamente, a competência dos
Tribunais brasileiros.
6. Segundo a jurisprudência do STJ, cabe tanto ao juízo do foro do
domicílio do autor quanto ao do foro do local onde ocorreu o fato a
competência para o conhecimento e o julgamento da ação de abstenção de
uso de marca cumulada com pedido de indenização (EAg 783.280/RS,
Segunda Seção, j. 23/02/2011, DJe 19/04/2012).
7. A existência de procedimento arbitral (o UDRP) à disposição das partes
não pode excluir o acesso à prestação jurisdicional de terceiro, que não
mantém nenhuma relação contratual com qualquer órgão registrador de
nomes de domínio

8. A jurisprudência do STJ reconhece a validade e legitimidade da
aplicação da regra da primeira posse (first come, first served ) na alocação
de nomes de domínio.
9. Contudo, “a legitimidade do registro do nome do domínio obtido pelo
primeiro requerente pode ser contestada pelo titular de signo distintivo
similar ou idêntico anteriormente registrado - seja nome empresarial, seja
marca ”. Para a procedência desse pleito, deve-se haver a demonstração de
má-fé no registro do nome de domínio impugnado. Precedentes.
10. Na hipótese, não há como justificar a existência de boa-fé na utilização
do símbolo idêntico ao nome comercial e à marca da recorrida para,
supostamente, realizar atividade jornalística, que consubstanciava na
divulgação de matérias negativas acerca de acionista da recorrida.
11. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Terceira
Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas
taquigráficas constantes dos autos, por unanimidade, conhecer em parte do recurso
especial e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra
Relatora. Os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva,
Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Brasília (DF), 05 de junho de 2018(Data do Julgamento)
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora