INPI deve anular registro de marca com imitação ideológica, mesmo sendo evocativa

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) restabeleceu sentença de primeiro grau e confirmou que o ato administrativo que concedeu o registro da marca Megafral deve ser anulado. Apesar de considerar Megafral uma marca evocativa, o colegiado decidiu que a empresa responsável deve ser proibida de utilizá-la, por se tratar de imitação ideológica.

As marcas Megafral e Bigfral estavam sendo utilizadas para a comercialização de fraldas descartáveis. De acordo com os autos, a empresa responsável pela Bigfral alegou que a substituição do prefixo “Big” por “Mega” não seria suficiente para afastar a ilicitude do registro da concorrente.

Ademais, a Lei de Propriedade Industrial (LPI) estabeleceu que fica impedido o registro da marca quando ocorre a “reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia”.

Além de reproduzir a mesma ideia transmitida por outra marca anteriormente registrada, a imitação ideológica caracteriza-se pela atuação das empresas no mesmo segmento mercadológico, o que pode levar o consumidor à confusão ou à associação indevida, conforme prevê o artigo 124, XIX, da LPI.

Pedido de nulidade

A sentença acolheu o pedido de nulidade do ato do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) que concedeu o registro à marca Megafral e condenou sua proprietária a se abster de usá-la, sob pena de multa de RS 10 mil por dia.

No entanto, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região reformou a sentença e julgou improcedente o pedido de nulidade, por considerar que a marca Megafral é composta por termos de uso comum e evocativos.

Em recurso especial, a dona da Bigfral alegou violação dos artigos 124, VI e XIX, e 129 da LPI.

Tutela das marcas

A relatora do recurso, ministra Nancy Andrighi, ressaltou que, “contrapondo-se as marcas em questão, a conclusão inafastável é no sentido do reconhecimento da existência de sensível afinidade ideológica entre elas (pois transmitem a ideia de fralda grande), o que pode implicar associação indevida por parte do público consumidor, de modo que o registro concedido ao recorrido deve ser invalidado, por malferimento ao artigo 124, XIX, da LPI”.

Segundo a ministra, a proteção marcária busca distinguir um determinado produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, mas de origem diversa. Nancy Andrighi esclareceu que não é preciso haver efetivo engano dos consumidores para ocorrer a tutela da marca.

Ao dar provimento ao recurso especial para restabelecer a sentença de primeiro grau e determinar a incidência da multa, a relatora ressaltou que o caso em análise se diferencia de outros precedentes do STJ referentes às marcas evocativas.

“Ainda que a marca Bigfral possa ser considerada evocativa, tal fato não retira (ao contrário do que entendeu o tribunal de origem) o direito de seu titular, detentor de registro anterior, de se opor ao uso não autorizado de marca que transmita ao consumidor a mesma ideia acerca do produto que designa”, concluiu.

RECURSO ESPECIAL Nº 1.721.697 - RJ (2017/0307528-5)
RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : HYPERMARCAS S/A
ADVOGADOS : HÉLIO FABBRI JUNIOR - SP093863
LELIO DENICOLI SCHMIDT - SP135623
BÁRBARA ÂNGELA MOISÉS LEITÃO - RJ207599
RECORRIDO : MEGAFRAL IND. E COM. LTDA
ADVOGADOS : MARLI BEATRIZ DA COSTA SCHNEIDER - RN000716A
VICTOR ANTONIO FIGUEIRA DIAS - RN010452
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INTELECTUAL. DIREITO
MARCÁRIO. AÇÃO DE NULIDADE. SINAIS EVOCATIVOS.
REGISTRABILIDADE. SUFICIENTE DISTINTIVIDADE. IMITAÇÃO
IDEOLÓGICA. OFENSA AO ART. 124, XIX, DA LEI DE PROPRIEDADE
INDUSTRIAL.
1- Ação ajuizada em 29/6/2012. Recurso especial interposto em 9/11/2016
e concluso ao Gabinete em 15/12/2017.
2- O propósito recursal é verificar a higidez do ato administrativo que
concedeu o registro da marca MEGAFRAL ao primeiro recorrido, a partir da análise de
eventual colidência ideológica com a marca BIGFRAL , titulada pelo recorrente.
3- Sinais evocativos ou sugestivos – aqueles formados por expressões que
evocam ou sugerem características do produto ou serviço assinalado pela marca,
mediante relações de referência indireta –, mesmo quando guardam relação com o
produto ou serviço por eles designados, admitem registro marcário quando dotados de
suficiente distintividade (art. 124, VI, parte final, da LPI).
4- A Lei 9.279/96 contém previsão específica que impede o registro de
marca quando se constar a ocorrência de “reprodução ou imitação, no todo ou em parte,
ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto
ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação
com marca alheia” (art. 124, XIX).
5- A imitação ideológica ocorre quando uma marca reproduz a mesma ideia
transmitida por outra, anteriormente registrada e inserida no mesmo segmento
mercadológico, levando o público consumidor à confusão ou à associação indevida.
6- Na espécie, contrapondo-se as marcas em disputa (BIGFRAL e
MEGAFRAL ), a conclusão inafastável é no sentido do reconhecimento da existência de
sensível afinidade ideológica entre elas (pois transmitem a ideia de “fralda grande”), o
que pode gerar confusão ou associação indevida por parte do público consumidor,

caracterizando a hipótese fática defesa pelo art. 124, XIX, da LPI.
7- Vale consignar que, para a tutela da marca, basta a possibilidade de
confusão, não se exigindo prova de efetivo engano por parte de clientes ou consumidores
específicos. Precedentes.
8- No particular, contribui para evidenciar a impossibilidade de convivência
das marcas em questão o fato de o próprio INPI ter negado dois pedidos de registro
formulados pela empresa recorrida envolvendo a marca aqui impugnada, justamente com
fundamento no inc. XIX do art. 124 da LPI.
9- Hipótese fática distinta daquela tratada em precedentes desta Corte que
admitem a mitigação da regra de exclusividade do registro de marcas “fracas”, haja vista
ter-se constatado, na espécie, a ocorrência de imitação ideológica.
10- RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Terceira
Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas
taquigráficas constantes dos autos, por unanimidade, dar provimento ao recurso especial
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Paulo de Tarso
Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Brasília (DF), 22 de março de 2018(Data do Julgamento)
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora